2021년 1월 1일부로 영국이 EU를 탈퇴함에 따라, 영국 지적재산청(UK IPO)은 2024년 1월 1일까지 향후 3년 동안, 특히 상표 및 디자인과 관련된 영국 지적재산권에 대한 송달 주소 요건에 관한 지침을 마련했습니다.
영국 지적재산청(UK IPO)은 변화하는 실무 관행을 정리하고 2024년 1월 1일부터 적용될 사항을 규정하기 위해 방금 새로운 지침을 발표했습니다.
영국 지적재산청(UK IPO)은 송달을 위한 영국 내 주소를 요구할 것입니다.
브렉시트 이전에는 모든 사안에 대해 유럽경제지역(EEA) 내 송달 주소를 사용할 수 있었으나, 영국의 EU 탈퇴 및 ‘MARCO POLO’ 사건의 판결에 따라, 영국 지적재산청(UK IPO)은 특허, 상표 또는 디자인에 대한 신규 출원을 제출하거나 기존 권리가 제3자에 의해 이의 제기를 당할 경우, 영국 내 송달 주소(영국, 지브롤터 또는 채널 제도를 의미하며, 이하 ‘영국’으로 약칭)를 제공하도록 요구하고 있습니다.
어떤 경우에 EEA 내 송달 주소가 여전히 허용되나요?
특허 – EEA 주소가 등록되어 있는 경우, 특허 갱신이나 소유자 주소 변경을 위해 영국 내 송달 주소를 제공할 필요가 없습니다. 그 외의 모든 절차에는 영국 내 송달 주소가 필요합니다.
상표 및 디자인 – EEA 주소가 등록되어 있는 경우, 다음의 모든 절차에 대해 영국 내 송달 주소를 제공할 필요가 없습니다:
- 등록 갱신
- 등록의 반납
- 모든 라이선스 계약의 등기
- 소유자의 주소 변경
EU 상표(EUTM) 또는 디자인(클론)에서 파생된 유사한 권리 – 무엇이 바뀌는가?
2024년 1월 1일 또는 그 이후에 등록된 유사 상표 또는 재등록된 디자인에 대해 송달 주소를 변경하고자 하는 경우, 영국 지적재산청(UK IPO)은 영국 내의 새로운 송달 주소를 요구할 것입니다.
브렉시트로 인해 EU 권리에서 파생된 영국 복제권 소유자는, 2024년 1월 1일 또는 그 이후에 제기된 무효, 정정 또는 취소 절차에 연루된 모든 유사 상표 또는 재등록 디자인에 대해 영국 내 송달 주소를 제공해야 합니다. 영국 지적재산청(UK IPO)은 권리자에게 영국 내 송달 주소를 제공하도록 요청할 것이며, 이를 제공하지 않을 경우 해당 절차가 성공적으로 진행되어 권리를 상실하게 될 수 있습니다.
2023년 12월 31일 또는 그 이전에 개시된 소송의 경우, 국제 등록에서 파생되지 않은 기존의 등록된 유사 권리에 대해서는 영국 내 송달 주소를 제공할 의무가 없습니다. 다만, 원할 경우 EEA 내 송달 주소를 영국 내 주소로 변경할 수 있습니다.
EU의 국제상표 지정 또는 헤이그 디자인 등록에서 파생된 동등한 권리 – 현행 관행
‘마르코 폴로’ 판결에 따라, 영국 지적재산청(UK IPO)은 이미 국제상표 또는 헤이그 디자인의 EU 지정을 기반으로 한 등록 상표나 디자인이 무효, 정정 또는 취소 절차에 연루된 경우, 영국 내 송달 주소를 요구하고 있습니다.
국제등록에 대한 EU 지정에서 파생된 영국 권리가 있고, 영국 등록부에 기재된 송달 주소가 영국 내 주소가 아닌 경우, 영국 지적재산청(UK IPO)은 해당 주소로 우편을 통해 통지를 발송하며, 영국 내 송달 주소를 제출할 수 있도록 1개월의 기한을 정합니다.
국제 등록에서 파생된 유사 상표 또는 재등록된 디자인에 대해 등록된 기존 송달 주소를 변경하기로 선택한 경우, 새로운 송달 주소는 영국 내에 있어야 합니다.
바커 브레텔의 조언
기술적으로 영국 내 송달 주소는 신규 출원, 특정 등기 절차 또는 기존 권리에 대한 이의 제기가 있을 때에만 요구되지만, 많은 영국 상표, 디자인 및 특허는 여전히 유럽경제지역(EEA) 내 송달 주소를 사용하고 있습니다. 따라서 이러한 권리에 이의가 제기되었을 때 영국 내 송달 주소가 등록되어 있지 않으면, 영국 내 송달 주소가 필요하다는 통지를 받지 못해 의도치 않게 영국 내 권리를 상실할 위험이 있습니다.
따라서 해당 권리가 침해 소송의 대상이 될 경우 발생할 수 있는 문제를 방지하기 위해, 영국, 마드리드 및 헤이그 지정권을 포함한 모든 영국 권리에 대해 현재 및 향후 Barker Brettell과 같은 영국 대리인을 선임할 것을 권장합니다. 또한 WIPO에서의 출원 절차에 이 단계가 반영되도록 관련 절차를 업데이트해야 합니다.
귀하 또는 귀하의 의뢰인이 Barker Brettell을 영국 내 송달 주소로 등록하는 데 도움이 필요하시거나, 이 사안에 대해 더 자세히 논의하고 싶으시다면, 주저하지 마시고 평소 상담하시는 Barker Brettell 담당 변호사나 당사의 상표팀 구성원에게 연락해 주시기 바랍니다.
“2024년 1월 1일 또는 그 이후에 등록된 유사 상표나 재등록된 디자인에 대해 송달 주소를 변경하고자 하는 경우, 영국 지적재산청(UK IPO)은 영국 내의 새로운 송달 주소를 요구할 것입니다.”
