Adresse de notification pour les droits de propriété intellectuelle

Lorsque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne avec effet au 1er janvier 2021, l'Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) a publié des lignes directrices concernant les exigences relatives à l'adresse de notification pour les droits de propriété intellectuelle britanniques pour les trois années suivantes, jusqu'au 1er janvier 2024, notamment en ce qui concerne les marques et les dessins et modèles comparables.

L'Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) vient de publier de nouvelles recommandations visant à consolider les pratiques en constante évolution et à définir les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2024.

L'IPO britannique exigera une adresse de notification au Royaume-Uni

Alors qu’une adresse de notification située dans l’EEE était acceptée pour toutes les procédures avant le Brexit, suite à la sortie du Royaume-Uni de l’UE et à la décision rendue dans l’affaire « MARCO POLO », l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) exige désormais qu’une adresse de notification au Royaume-Uni (c’est-à-dire au Royaume-Uni, à Gibraltar ou dans les îles Anglo-Normandes, ci-après dénommés « Royaume-Uni ») soit fournie lors du dépôt de nouvelles demandes de brevets, de marques ou de dessins et modèles, ou lorsqu’un droit existant est contesté par un tiers.

Dans quels cas une adresse de notification située dans l'EEE est-elle encore acceptable ?

Brevets – si une adresse dans l'EEE est enregistrée, il n'est pas nécessaire de fournir une adresse de notification au Royaume-Uni pour le renouvellement d'un brevet ou la modification de l'adresse du titulaire. Toutes les autres démarches nécessitent une adresse de notification au Royaume-Uni.

Marques et dessins et modèles – si une adresse au sein de l'EEE est enregistrée, il n'est pas nécessaire de fournir une adresse de notification au Royaume-Uni pour l'une des actions suivantes :

• renouvellement de l'enregistrement
• remise du certificat d'immatriculation
• enregistrement de tout contrat de licence
• modification de l'adresse du propriétaire

Droits comparables découlant des marques de l'Union européenne (marques de l'UE) ou des dessins et modèles (clones) : quels changements ?

Si vous souhaitez modifier l'adresse de notification enregistrée pour une marque comparable ou un dessin ou modèle réenregistré à compter du 1er janvier 2024, l'Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) exigera qu'une nouvelle adresse de notification soit fournie au Royaume-Uni.

Les titulaires de droits de clone britanniques issus de droits de l’Union européenne à la suite du Brexit devront fournir une adresse de notification au Royaume-Uni pour toutes les marques ou tous les dessins et modèles réenregistrés concernés , lorsqu’ils sont impliqués dans une procédure d’invalidation, de rectification ou de révocation engagée à compter du 1er janvier 2024. L’Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) demandera au titulaire de fournir une adresse de notification au Royaume-Uni ; à défaut, la procédure pourrait aboutir, entraînant la perte des droits.

Pour les procédures engagées au plus tard le 31 décembre 2023, il n’est pas nécessaire de fournir une adresse de notification au Royaume-Uni pour les droits comparables déjà enregistrés qui ne découlent pas d’un enregistrement international. Toutefois, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer une adresse de notification située dans l’EEE par une adresse au Royaume-Uni.

Droits comparables découlant des désignations européennes de marques internationales ou de dessins et modèles déposés à la Convention de La Haye – pratique actuelle

À la suite de l'arrêt Marco Polo, l'Office britannique de la propriété intellectuelle (UK IPO) exige déjà qu'une adresse de notification au Royaume-Uni soit fournie lorsque la marque ou le dessin ou modèle enregistré, issu d'une désignation européenne d'une marque internationale ou d'un dessin ou modèle de La Haye, fait l'objet d'une procédure d'invalidation, de rectification ou de révocation.

Si un droit britannique découle d’une désignation de l’Union européenne dans le cadre d’un enregistrement international et que l’adresse de notification inscrite au registre britannique se trouve en dehors du Royaume-Uni, l’IPO britannique enverra une notification par courrier postal à ladite adresse, fixant un délai d’un mois pour la communication d’une adresse de notification au Royaume-Uni.

Si vous décidez de modifier l'adresse de notification enregistrée pour une marque comparable ou un dessin ou modèle réenregistré issu d'un enregistrement international, la nouvelle adresse de notification devra se situer au Royaume-Uni.

Les conseils de Barker Brettell

Bien qu’une adresse de notification au Royaume-Uni ne soit techniquement requise que pour les nouvelles demandes, certains enregistrements ou en cas de contestation d’un droit existant, de nombreuses marques, dessins et modèles ainsi que brevets britanniques disposent encore d’une adresse de notification dans l’EEE. Il existe donc un risque que, s’ils font l’objet d’une contestation et qu’ils ne disposent pas d’une adresse de notification au Royaume-Uni, la notification indiquant qu’une telle adresse est requise ne soit pas reçue, ce qui pourrait entraîner la perte involontaire du droit britannique.

Nous recommandons donc de désigner dès à présent et à l'avenir un mandataire britannique, tel que Barker Brettell, pour l'ensemble des droits britanniques, y compris les désignations au Royaume-Uni, à Madrid et à La Haye, afin d'éviter tout problème si ces droits venaient à être contestés. Il convient également de mettre à jour les procédures afin de garantir que cette mesure soit intégrée dans les démarches auprès de l'OMPI.

Si vous ou votre client souhaitez obtenir de l'aide pour désigner Barker Brettell comme adresse de notification au Royaume-Uni, ou si vous souhaitez approfondir cette question, n'hésitez pas à contacter votre avocat habituel chez Barker Brettell ou un membre de notre équipe spécialisée en marques.