G 1/22 および G 2/22 – EPOにおける優先権主張の有効性に関する審査の大幅な変更

欧州特許庁（EPO）の大審議会は、優先権主張の有効性に関するG 1/22およびG 2/22事件について、待望の決定を公表した。

本件の概要として、本決定は、同一の権利者であるアレクシオン・ファーマシューティカルズ社（以下「アレクシオン」）に関する併合事件T 1513/17 およびT 2719/19に関連するものである。いずれの事件においても、異議申立部門は、当該特許の優先権主張を無効であると認定した。その結果、当該特許は、介入した先行技術に対して新規性を欠くことを理由として、異議申立手続の過程で取り消された。

いずれの場合も、3人の発明者の名義で出願された米国の仮特許出願に対して優先権が主張された。しかし、その後のPCT出願（欧州出願はこれに基づいて行われた）では、3人の発明者は米国のみの出願人として記載されていた。その他の指定国については、アレクシオン社およびウェスタン・オンタリオ大学（以下「UWO」）が出願人として記載されていた。

異議申立手続きにおいて、異議申立人は、3人の発明者のうち1人だけがPCT出願前にアレクシオン社およびUWO社に優先権を譲渡していたため、欧州出願における米国仮出願に対する優先権の主張は無効であると主張し、その主張が認められた。アレクシオン社は、この判断に対して不服を申し立てた。

技術上訴委員会は、以下の質問を拡大上訴委員会に付託することを決定した：

I. EPCは、当事者がEPC第87条第1項(b)に規定される権利承継者であることを有効に主張しているかどうかを判断する管轄権をEPOに付与しているか。

II. 質問Iに対する回答が「はい」である場合、以下の状況において、当事者Bは、EPC第87条(1)に基づく優先権を主張する目的で、PCT出願において主張された優先権を有効に援用することができるか。

あるPCT出願において、当事者Aを米国のみの出願人として指定し、当事者Bをその他の指定国（欧州地域における特許保護を含む）の出願人として指定し、
当該PCT出願は、A氏を出願人として指定している先行特許出願からの優先権を主張しており、
PCT出願において主張されている優先権は、パリ条約第4条に準拠しているか？

拡大審判部からの回答は以下の通りであった：

「I. 欧州特許庁は、当事者が欧州特許条約（EPC）第87条第1項に基づき優先権を主張する資格があるかどうかを審査する権限を有する。

EPCの自律法に基づき、EPC第88条(1)および対応する実施規則に従って優先権を主張する出願人は、優先権を主張する権利を有するという反証可能な推定が存在する。

II. この反証可能な推定は、欧州特許出願がPCT出願に由来する場合、および／または優先権を主張する出願人とその後の出願人が同一でない場合にも適用される。

「A当事者とB当事者が共同でPCT出願を行い、(i) 1つ以上の指定国についてA当事者を指定し、他の1つ以上の指定国についてB当事者を指定し、かつ(ii) A当事者を出願人として指定した先行特許出願からの優先権を主張する場合、その共同出願は、反対を示す実質的な事実上の根拠がない限り、B当事者が当該優先権を主張することを認めるA当事者とB当事者間の合意を意味する」。

質問Iに関しては、その答えは比較的単純であり、おそらく驚くことではないだろう。要するに――はい――EPOには、当事者がEPC第87条(1)に基づき優先権を主張する資格があるかどうかを審査する権限がある。 EPOは理由付け（85）において、「優先権の発生、存続および効力は、EPC（およびEPCとの関係を通じてパリ条約）のみによって規律されるため、優先権はEPCに基づく自律的な権利であり、いかなる国内法にも関係なく、EPCの文脈においてのみ評価されるべきである」と指摘した。

しかし、拡大審判部は、その判断および質問IIへの回答において、優先権を主張する出願人が当該優先権を享有する権利を有するという「反証可能な推定」が存在すると認定した。前述のPCTの事例において、「共同出願は当事者Aと当事者B間の合意を意味する」と判示され、たとえ当事者Aが事前に優先権を正式に譲渡していなかったとしても、「それとは反対となる実質的な事実上の示唆がない限り」、当事者Bは優先権を主張できるとされた。

この決定は、これまで確立されていた判例法に比べて大幅な変更を意味する。T 205/14事件において、審判部は、優先権の移転を立証するには、欧州特許条約（EPC）第72条（「欧州特許出願の譲渡は書面で行われ、契約当事者の署名を要する」）で要求されるのと同等の高い立証基準が必要であると判断していた。 T 1201/14事件では、審判部はさらに踏み込み、優先権の有効な譲渡の証明は「合理的な疑いを超える」ものでなければならない（T 205/14事件で依拠された「蓋然性の均衡」に基づく証明ではなく）と述べた。

有効な優先権に関する反証可能な推定という新たな判例は、前述のような異議申立手続に重大な影響を及ぼす可能性が高い。具体的かつ実質的な事実を提示する必要が生じるため、今後、同様の状況下において、異議申立人が優先権主張の有効性を争うことは困難になるだろう。この判決が異議申立人に課す負担により、極めて根拠の薄い優先権主張を除き、こうした主張は事実上、通用しなくなるものと見られる。

G 1/22およびG 2/22の決定により、優先権の有効な主張に関する欧州特許庁（EPO）の運用が変更され、一部の出願人にとっては朗報となる可能性がある。優先権の適格性について、より実務的な判断が行われるようになったこの転換を、我々は歓迎する。

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