La Grande Chambre de recours de l'OEB a publié sa décision très attendue dans les affaires G 1/22 et G 2/22 concernant la validité des revendications de priorité.
À titre de brève introduction au sujet qui nous occupe, la décision porte sur les affaires jointes T 1513/17 et T 2719/19 concernant le même titulaire, à savoir Alexion Pharmaceuticals, Inc. (« Alexion »). Dans les deux affaires, la division d’opposition avait jugé invalides les revendications de priorité des brevets en cause. Cela a conduit à la révocation des brevets au cours de la procédure d’opposition, au motif qu’ils n’étaient pas nouveaux par rapport à l’état de la technique intervenu entre-temps.
Dans les deux cas, la priorité a été revendiquée sur une demande de brevet provisoire américaine déposée au nom de trois inventeurs. Cependant, les demandes PCT ultérieures (dont sont issues les demandes européennes) désignaient les trois inventeurs comme demandeurs uniquement pour les États-Unis. Pour tous les autres États désignés, Alexion et l’Université de l’Ouest de l’Ontario (« UWO ») figuraient comme demandeurs.
Au cours de la procédure d'opposition, les opposants avaient fait valoir avec succès que les revendications de priorité des demandes européennes sur la demande provisoire américaine étaient invalides, car seul l'un des trois inventeurs avait cédé son droit de priorité à Alexion et à l'UWO avant le dépôt de la demande PCT. Alexion a fait appel de ces conclusions.
La Chambre de recours technique a décidé de soumettre les questions suivantes à la Grande Chambre :
I. La CBE confère-t-elle à l'OEB la compétence de déterminer si une partie revendique valablement la qualité de successeur en droit au sens de l'article 87, paragraphe 1, point b), de la CBE ?
II. Si la réponse à la question I est affirmative, une partie B peut-elle valablement se prévaloir du droit de priorité revendiqué dans une demande PCT afin de revendiquer des droits de priorité en vertu de l'article 87, paragraphe 1, de la CBE, dans le cas où :
- Une demande PCT désigne la partie A comme déposant pour les États-Unis uniquement et la partie B comme déposant pour les autres États désignés, y compris la protection régionale par brevet européen et
- La demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure désignant la partie A comme demandeur et
- la priorité revendiquée dans la demande PCT est-elle conforme à l'article 4 de la Convention de Paris ?
Les réponses de la Grande Chambre ont été les suivantes :
« I. L'Office européen des brevets est compétent pour apprécier si une partie est en droit de revendiquer la priorité en vertu de l'article 87, paragraphe 1, de la CBE. »
En vertu du droit autonome de la CBE, il existe une présomption réfutable selon laquelle le demandeur qui revendique la priorité conformément à l'article 88, paragraphe 1, de la CBE et aux règlements d'exécution correspondants est habilité à revendiquer cette priorité.
II. La présomption réfutable s'applique également dans les cas où la demande de brevet européen découle d'une demande PCT et/ou lorsque le ou les demandeurs de priorité ne sont pas les mêmes que le ou les demandeurs ultérieurs.
« Dans le cas où une demande PCT est déposée conjointement par les parties A et B, (i) désignant la partie A pour un ou plusieurs États désignés et la partie B pour un ou plusieurs autres États désignés, et (ii) revendiquant la priorité d’une demande de brevet antérieure désignant la partie A comme déposant, le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B autorisant la partie B à se prévaloir de la priorité, sauf s’il existe des indices factuels substantiels indiquant le contraire. »
En ce qui concerne la question I, la réponse est relativement simple et n’a peut-être rien de surprenant. En bref, oui, l’OEB est compétent pour apprécier si une partie est en droit de revendiquer la priorité en vertu de l’article 87, paragraphe 1, de la CBE. Dans son exposé des motifs (85), l’OEB a noté que « [p]uisque la naissance, l’existence et les effets du droit de priorité sont régis uniquement par la CBE (et par la Convention de Paris en raison de son lien avec la CBE), les droits de priorité constituent des droits autonomes au titre de la CBE et doivent être appréciés uniquement dans le cadre de la CBE, indépendamment de toute législation nationale ».
Toutefois, dans sa prise de décision et dans sa réponse à la question II, la Chambre élargie a estimé qu’il existait une « présomption réfutable » selon laquelle le demandeur revendiquant la priorité est habilité à bénéficier de ladite priorité. Dans le cas du PCT évoqué ci-dessus, il a été jugé que « le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B », en vertu duquel la partie B peut se prévaloir de la priorité, même si la partie A n’avait pas formellement cédé le droit de priorité au préalable, « à moins qu’il n’existe des indices factuels substantiels indiquant le contraire ».
Cette décision marque un changement substantiel par rapport à la jurisprudence jusqu’alors bien établie. Dans l’affaire T 205/14, la chambre avait estimé qu’un niveau de preuve aussi élevé que celui requis par l’article 72 de la CBE (« La cession d’une demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat ») était nécessaire pour établir le transfert du droit de priorité. L’affaire T 1201/14 était allée encore plus loin, la chambre ayant déclaré que la preuve d’un transfert valable du droit de priorité devait être « hors de tout doute raisonnable » (plutôt qu’une preuve fondée sur la « prépondérance des probabilités », comme cela avait été retenu dans l’affaire T 205/14).
Cette nouvelle jurisprudence établissant une présomption réfragable de validité de la priorité aura probablement un impact significatif sur les procédures d’opposition telles que celles évoquées ci-dessus. La nécessité de présenter des faits précis et substantiels rendra désormais plus difficile pour les opposants de contester la validité des revendications de priorité dans des circonstances similaires. La charge de la preuve que cette décision fait peser sur l’opposant aura probablement pour conséquence que ces arguments ne pourront plus être invoqués, sauf dans le cas des revendications de priorité les plus fragiles.
Les décisions G 1/22 et G 2/22 modifient la pratique de l'OEB en matière de revendication valable de priorité et pourraient constituer un soulagement pour certains déposants. Nous saluons cette évolution vers une appréciation plus pragmatique du droit à la priorité.
Pour poursuivre cette discussion, veuillez contacter l'auteur ou votre conseil en brevets habituel chez Barker Brettell.
« Nous saluons cette évolution vers une évaluation plus pragmatique du droit à la priorité »
