Une simplification délibérée ? La fin des dépôts de marques « de réserve » en Chine est-elle en vue ?

Selon la pratique actuelle de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA), la suspension d'une demande d'enregistrement de marque relève du pouvoir discrétionnaire de l'examinateur et n'est que très rarement accordée. Cela peut amener les clients à déposer simultanément en Chine de nombreuses demandes « de secours » pour la même marque ; cette situation est non seulement coûteuse, mais contribue également à encombrer de plus en plus le registre chinois des marques.

Cette pratique de la CNIPA est depuis de nombreuses années une source de frustration pour les titulaires de marques. De nombreux titulaires de marques peuvent être dissuadés de demander une protection de leur marque en Chine, car la procédure de contestation des marques de tiers, associée à la nécessité de déposer sans cesse de nouvelles demandes « de secours » ou d’introduire des recours, devient financièrement insoutenable.

Toutefois, le CNIPA a enfin pris acte de ces frustrations et s'efforce de modifier sa pratique concernant la possibilité de suspendre les nouvelles demandes d'enregistrement de marques.

En juin 2023, le CNIPA a publié une note d'orientation précisant les circonstances dans lesquelles une suspension de la demande déposée postérieurement serait justifiée. Les nouvelles règles s'appliquent aux recours contre le refus d'enregistrement d'une marque, aux recours en opposition et aux actions en nullité.

Il existe sept cas dans lesquels une suspension devrait être accordée, à savoir :

1.  Si la marque citée fait actuellement l'objet d'une procédure d'enregistrement d'un changement de nom ou d'une cession qui, une fois approuvée, permettrait de résoudre le conflit, puisque la marque antérieure et la marque postérieure seraient alors enregistrées au nom du même titulaire ;
2. La marque invoquée a expiré et fait l'objet d'une demande de renouvellement ou se trouve encore dans le délai de grâce de six mois ;
3. La marque citée fait actuellement l'objet d'une renonciation ou d'un retrait ;
4. La marque invoquée a été invoquée uniquement parce qu’elle a été radiée (pour des motifs autres que la non-utilisation), ou invalidée, ou que son délai de validité a expiré depuis moins d’un an ;
5. La procédure engagée à l'encontre de la marque en cause est close, mais la décision n'a pas encore été mise en œuvre ;
6. Le statut de la marque citée doit dépendre de l'issue d'une autre procédure actuellement examinée par un tribunal chinois ou traitée par une autorité administrative, à savoir une opposition, une action en nullité ou une action pour non-usage ;
7. La marque citée fait elle-même l'objet d'un recours contre un refus, qui est en attente d'être examiné par un tribunal chinois ou traité par une autorité administrative. Pour invoquer ce motif, les titulaires de marques doivent présenter une demande de suspension.

Les notes d'orientation énoncent également trois cas dans lesquels une suspension peut être accordée, à savoir :

1. La marque invoquée fait l'objet d'une demande en nullité pour cause de mauvaise foi, et la mauvaise foi de son titulaire a déjà été confirmée dans le cadre d'autres procédures antérieures. Dans ce cas de figure, l'examinateur des marques peut, de sa propre initiative, suspendre la procédure de réexamen du refus, même si aucune demande en ce sens n'a été formulée par le demandeur de la marque postérieure ;
2. L'examinateur peut également suspendre de sa propre initiative la demande postérieure s'il estime nécessaire d'attendre les décisions ou jugements rendus dans le cadre de procédures antérieures portant sur des faits identiques ou connexes, notamment lorsque la marque invoquée fait l'objet d'un recours contre un refus, d'une procédure d'opposition ou d'une action en nullité ;
3. Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, les examinateurs peuvent prononcer une suspension en se fondant sur le principe de nécessité et dans l'intérêt des titulaires légitimes de marques.

Il n'est pas obligatoire (sauf dans le cas n° 7) de déposer une demande de suspension pour bénéficier de ces nouvelles règles. Il est toutefois vivement recommandé de présenter ces demandes à l'Office national de la propriété industrielle (CNIPA) afin de s'assurer que l'examinateur soit informé de la nécessité d'une suspension.

Les notes d'orientation précisent également que le moment auquel les actions engagées à l'encontre des marques invoquées ont été introduites n'aura aucune incidence sur l'octroi ou non d'une suspension – en d'autres termes, le fait que l'action à l'encontre de la marque invoquée ait été introduite après la date de dépôt de la demande postérieure n'a aucune importance.

Afin de contribuer davantage à la lutte contre les dépôts de mauvaise foi, le CNIPA a également rédigé des propositions visant à modifier la loi sur les marques, selon lesquelles un déposant ne peut détenir qu’un seul enregistrement pour une même marque sur des produits ou services identiques. Plus précisément, le projet précise qu’une demande d’enregistrement de marque ne doit pas être identique à une marque antérieure, en instance ou enregistrée, déposée par le même déposant pour les mêmes produits ou services, ni à une marque antérieure ayant fait l’objet d’une révocation, d’une annulation ou d’une déclaration de nullité au cours de l’année précédant la date de dépôt de la demande. Ces modifications concernant la suspension interviennent à point nommé, compte tenu de cette proposition d’interdiction des dépôts répétés.

Par ailleurs, le projet prévoit également que les titulaires d'enregistrements soient tenus de déposer des déclarations d'utilisation (ou de fournir des motifs valables justifiant la non-utilisation) tous les cinq ans à compter de la date d'enregistrement. Là encore, cela contribuera à éliminer les enregistrements effectués de « mauvaise foi » qui ne sont pas utilisés et à alléger le registre.

Nous continuons à suivre de près l’évolution de ces deux derniers projets d’amendement. Toutefois, dans l’intervalle, les nouvelles notes d’orientation relatives à la suspension des demandes d’enregistrement de marques constituent clairement une excellente nouvelle pour les titulaires de marques et marqueront, espérons-le, un tournant décisif dans la lutte contre le nombre de demandes de mauvaise foi déposées par des « squatters » en Chine. À terme, cela permettra également de désencombrer le registre, de sorte que seules les demandes de marques légitimes et les marques faisant encore l’objet d’un usage réel y figureront. Cela devrait rendre la procédure d’enregistrement beaucoup plus fluide, rapide et économique pour les titulaires de marques souhaitant obtenir une protection en Chine.

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