統一特許（UP）および統一特許裁判所（UPC）の現在の施行日は2023年6月1日となっています。この日程を維持するためには、ドイツが2023年2月中に批准手続きを完了する必要があります。
UPCは私の欧州特許にどのような影響を与えるのでしょうか？
UPCの導入により、付与された欧州特許の執行や異議申し立てを一元的に行うことが可能となり、EU加盟国複数カ国に適用される単一の判決が下されることになる。UPCは、参加EU加盟国における欧州特許権に関連する事項について、各国の国内裁判所に代わる裁判の場として利用可能となり、UPCで手続が開始されると、当該特許はその裁判所に「固定」されることになる。
今、どのような点を考慮すべきでしょうか？
所有者が、UPCの下で自社の特許が一元的に脆弱な状態になることを望まない場合は、同制度が運用開始される前に、オプトアウトの手続きを行う必要があります。
所有者がUPの利用に関心がある場合は、運用開始日時点で申請がまだ審査中となるよう、申請の承認延期を要請することを検討する必要があります。
オプトアウト
UPCからのオプトアウトを行わなくても、特許の当面の状況には何の影響も及ばないという点に留意することが重要です。オプトアウトを行わないということは、単に、UPCの適用対象となる国・地域については、当該特許に関するあらゆる訴訟がUPCで審理される可能性がある一方で、特許の適用対象となるその他の国・地域については、引き続き国内裁判所での審理が行われることを意味するに過ぎません。
欧州特許をUPCの管轄外である国でのみ有効化したとしても、UPCがその特許に対して管轄権を持たないということにはなりません。UPCの管轄権の有無を判断する際に考慮される国は、特許の付与時点でその特許の保護対象となっているすべての国であり、これには一般的に少なくともフランスとドイツが含まれます。 例えば、ある特許が英国およびノルウェーで有効化されたものの、特許権付与時点でフランスも対象範囲に含まれていた場合、UPCはその特許のフランス部分については管轄権を有するが、英国およびノルウェーについては管轄権を有しないことになる。これは、第三者が自らの主張を試すためにUPCで「テストケース」を提起することは可能であるが、その判決はUPC加盟国にのみ適用され、英国およびノルウェーには適用されないことを意味する。
オプトアウトする妥当な理由にはどのようなものがありますか？
- 特許の存続期間全体を通じて、その特許が中央レベルで脆弱な状態にあることは避けたいものです。EPOの異議申立期間が終了したら、異議を申し立てる者に対し、国ごとに個別に攻撃を仕掛けざるを得ない状況に追い込みたいものです。
- UPCにおける訴訟費用は、ある国の国内裁判所での訴訟費用よりも高くなる可能性が高いことを懸念されています。
- まだ実績が確立されていない裁判所で特許が争われるような事態は避けたいでしょう。予測可能性の高さが重要だからです。
- 複数の当事者が関与する複雑な所有権やライセンスの状況があり、単一の中央的な措置を調整することが困難である場合、あるいは当事者がそれぞれの国内裁判所において措置を調整できるようにすることが望ましい場合。
- 当該特許のライセンス契約条件によれば、核心的な攻撃を受けた場合、ライセンス収入源に深刻な悪影響が及ぶ可能性がある。
- 競合他社がEUの複数の国で製品を発売するための「道を開く」ことをより困難にしたり、UPCを「試運転」の場として利用することを阻止したりしたいのです。
- 現状を維持したいのですね。
UPCシステムにとどまるべき正当な理由は何でしょうか？
- 貴社は、EUの複数の国を対象とした侵害訴訟を検討されているため、欧州全域に適用される判決や差止命令を得られることは、貴社にとって大きな価値があります。
- （侵害の有無や特許の有効性にかかわらず）ご自身の事件にとって不利となり得る国内の判例や先例が存在すると認識しており、そのため、UPC制度が提供する「白紙からの再出発」を重視されるでしょう。
- あなたは、新しいシステムの立ち上げ初期段階から関わり、その発展の方向性を形作る一翼を担いたいと考えています。
- 潜在的な権利侵害者に対して、欧州全域にわたる差止命令や損害賠償が科される可能性があることを示し、抑止力を働かせたいのです。
- 特許が異議申し立てを受けるとは予想しておらず、オプトアウトに伴う事務手続きを処理したくありません。
- 他にも、例えば出願中の欧州分割特許や登録済みの国内特許など、中央攻撃があったとしても自身の立場を十分に守れると考えている知的財産権をお持ちです。
欧州特許のオプトアウトを登録するには、何が必要ですか？
オプトアウト規則に基づき、欧州特許のオプトアウトを行うには、現在の法的権利者からそのための許可を得ており、かつ当該権利者の氏名および住所を把握している必要があります。これは、当該権利者が欧州特許庁（EPO）および／または当該欧州特許が有効化された各国の特許庁において登録上の権利者であるか否かには関係ありません。
所有者が複数いる場合は、全員の同意に加え、それぞれの氏名および住所の詳細情報が必要となります。補足的保護証明書（SPC）が付与されている場合は、当該権利の所有者もオプトアウトに同意する必要があり、その氏名および住所の詳細情報も必要となります。
ライセンシーが存在する場合、当社が直接その同意や詳細情報を必要とするわけではありませんが、ライセンスの条件によっては、ライセンシーへの協議が必要となる場合や、オプトアウトに関する決定内容まで規定されている場合があります。
オプトアウトの意思をいつ、どのように登録すればよいですか？
2023年6月1日を推奨稼働開始日として、その3ヶ月前から「サンライズ期間」が設けられるため、2023年3月1日から、この期間中にオプトアウトの申請を行うことが可能となります。
ドイツでの批准手続きが完了し、これにより正式な施行日およびサンライズ期間の開始日が確定次第、当事務所が欧州特許の登録代理人となっている場合、特許付与時にご依頼者様としてご連絡をいただいていたすべてのEPO特許について、オプトアウトが必要かどうかを確認するため、当事務所よりご連絡を差し上げます。
弊社では、記録に基づき特許権者ごとに分類した、これらすべての特許のリストをご提供いたしますが、オプトアウトの手続きについては、すべての権利者が同意していることの確認および各権利者の氏名・住所の詳細を含む、明確な指示をいただいた場合にのみ対応いたします。
日出期間は比較的短く、また要件も厳しいため、3か月の期間内に指示をご提供いただくために必要な計画（必要な利害関係者の承認や氏名・住所の詳細など）について、今からご検討いただくか、あるいは指示を受けるための適切な担当者への連絡を当方が行えるようご協力いただけるよう、お願いいたします。
助成金の支給延期
出願に対して、EPC規則71(3)に基づく通知がまだ発行されていない場合、またはEPC規則71(3)に基づく未処理の通知がある場合、UP/UPCの運用開始日以降まで特許付与日を延期するよう請求することが可能となりました。これにより、UPの手続きを進める選択肢が得られます。
これは、UPを必ず進めなければならないという義務を課すものではなく、単に助成金の支給を遅らせることで、その選択ができるようにするためのものです。
ただし、UPの手続きを進めるということは、その特許についてUPCへの参加を辞退することはできないことを意味します。
UPおよびUPCに関する選択肢についてご相談をご希望の場合は、著者のルーシー・トゥルーマンまたはイヴォンヌ・ジョンソン、あるいは普段ご担当いただいているバーカー・ブレテル法律事務所の弁護士までご連絡ください。
「特許権者が、UPCの下で自社の特許が一元的に攻撃にさらされることを望まない場合は、同制度が運用開始される前に、オプトアウトの手続きを行う必要がある。」
