Préparez-vous à l'entrée en vigueur du brevet unitaire et de la juridiction unifiée des brevets : le 1er juin 2023

La date d'entrée en vigueur actuellement prévue pour le brevet unitaire (UP) et la juridiction unifiée des brevets (UPC) est le 1er juin 2023. Pour que cette date soit respectée, l'Allemagne doit achever le processus de ratification au cours du mois de février 2023.

Quel sera l'impact de la juridiction unifiée du brevet (UPC) sur mon brevet européen ?

L'UPC permettra de faire valoir ou de contester de manière centralisée les brevets européens délivrés, et rendra une décision unique applicable dans plusieurs pays de l'UE. L'UPC deviendra une instance alternative aux tribunaux nationaux pour les questions relatives aux droits de brevet européens dans les pays de l'UE participants ; dès lors qu'une procédure aura été engagée devant l'UPC, le brevet sera « rattaché » à cette instance.

Que dois-je envisager à présent ?

Si les titulaires ne souhaitent pas que leurs brevets soient exposés à un risque centralisé dans le cadre de l'UPC, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour se retirer du système avant sa mise en service.

Si les propriétaires souhaitent bénéficier de l'UP, ils doivent envisager de demander un report de la décision relative à leur demande afin que celle-ci soit toujours en cours d'examen à la date de mise en service.

Se désinscrire

Il est important de noter que le fait de ne pas se soustraire à la compétence de la Cour unifiée des brevets (UPC) n'a aucune incidence sur le statut actuel de votre brevet. Ne pas se soustraire à cette compétence signifie simplement que toute action en justice concernant ce brevet pourra être portée devant l'UPC pour les États relevant de sa compétence, et qu'elle continuera d'être traitée par les tribunaux nationaux pour tous les autres États couverts par le brevet.

Le fait qu’un brevet européen ait été validé uniquement dans des États non couverts par l’UPC ne signifie pas que l’UPC n’aura aucune compétence sur ce brevet. Les États à prendre en compte pour déterminer si l’UPC est compétente sont tous ceux couverts par le brevet au moment de sa délivrance, ce qui inclut généralement au moins la France et l’Allemagne. Par exemple, si un brevet a été validé au Royaume-Uni et en Norvège, mais qu’il couvrait la France au moment de la délivrance, l’UPC serait alors compétent pour la partie française du brevet, mais pas pour le Royaume-Uni et la Norvège. Cela signifie qu’un tiers pourrait engager une action « à titre d’essai » devant l’UPC afin de tester ses arguments, mais que la décision ne s’appliquerait qu’aux États membres de l’UPC, et non au Royaume-Uni ni à la Norvège.

Quelles sont les bonnes raisons de se désinscrire ?

• Vous ne souhaitez pas que votre brevet soit exposé à une vulnérabilité centrale pendant toute sa durée de validité ; une fois le délai d'opposition auprès de l'OEB écoulé, vous souhaitez contraindre tout opposant à mener ses attaques pays par pays.
• Vous craignez que le coût d'un litige devant l'UPC ne soit probablement plus élevé que celui d'un litige devant une juridiction nationale.
• Vous ne souhaitez pas que votre brevet soit contesté devant un tribunal qui n'a pas encore fait ses preuves ; vous accordez de l'importance à une plus grande prévisibilité.
• Lorsque la situation en matière de propriété ou de licences est complexe et implique plusieurs parties, ce qui rend difficile la coordination d'une action unique et centralisée, ou lorsqu'il est souhaitable de permettre aux parties de coordonner leurs actions devant leurs propres juridictions nationales.
• Compte tenu des modalités des accords de licence relatifs à ce brevet, une attaque ciblée pourrait avoir de graves répercussions négatives sur les recettes issues des licences.
• Vous souhaitez compliquer la tâche d'un concurrent qui chercherait à « ouvrir la voie » au lancement d'un produit dans plusieurs pays de l'UE ou à l'empêcher d'utiliser l'UPC comme terrain d'essai.
• Vous souhaitez maintenir le statu quo.

Quelles sont les bonnes raisons de rester dans le système UPC ?

• Vous envisagez d'intenter une action en contrefaçon dans plusieurs pays de l'Union européenne ; par conséquent, la possibilité d'obtenir une décision et une injonction à l'échelle européenne revêt une grande importance pour vous.
• Vous estimez qu'il existe une jurisprudence nationale ou un précédent susceptible de jouer en défaveur de votre dossier (que ce soit en matière de contrefaçon ou de validité) et, par conséquent, vous apprécieriez le « nouveau départ » offert par le système de la juridiction unifiée du brevet (UPC).
• Vous souhaitez vous impliquer dès les premières étapes d'un nouveau système afin de contribuer à façonner son évolution.
• Vous souhaitez faire comprendre aux contrevenants potentiels qu'ils s'exposent à une injonction paneuropéenne et à des dommages-intérêts.
• Vous ne vous attendez pas à ce que votre brevet soit contesté et vous ne souhaitez pas vous charger des démarches administratives liées à la renonciation.
• Vous disposez d'autres droits de propriété intellectuelle, par exemple une demande de brevet européen divisionnaire en instance ou des droits nationaux déjà délivrés, qui, selon vous, protègent suffisamment votre position même en cas d'attaque centrale.

Que faut-il faire pour enregistrer une renonciation à un brevet européen ?

En vertu des règles relatives à la renonciation, nous ne pouvons renoncer à un brevet européen que si nous disposons de l'autorisation du titulaire légal actuel et que nous connaissons son nom et son adresse, qu'il soit ou non le titulaire inscrit auprès de l'OEB et/ou des offices de brevets nationaux où le brevet européen a été validé.

S'il y a plusieurs titulaires, nous avons besoin de l'accord de chacun d'entre eux, ainsi que de leurs nom et adresse. Si des certificats complémentaires de protection (CCP) ont été délivrés, les titulaires de ces droits doivent également autoriser la dérogation et nous avons besoin de leurs nom et adresse.

S'il existe des titulaires de licence, nous n'avons pas besoin directement de leur consentement ni de leurs coordonnées, mais les conditions de la licence peuvent exiger qu'ils soient consultés, voire dicter la décision à prendre en cas de refus.

Quand et comment puis-je faire valoir mon choix de ne pas participer ?

Compte tenu de la date de mise en service proposée, fixée au 1er juin 2023, une période de transition de trois mois précédera cette date, à savoir à compter du 1er mars 2023, au cours de laquelle il sera possible de déposer une demande de dérogation.

Une fois que l'Allemagne aura achevé le processus de ratification, fixant ainsi définitivement la date d'entrée en vigueur et le début de la période de « sunrise », si nous sommes les mandataires en brevets européens désignés, nous vous contacterons au sujet de tous les brevets délivrés par l'OEB pour lesquels vous étiez notre interlocuteur au moment de la délivrance, afin de déterminer s'il est nécessaire de faire valoir une clause d'exclusion.

Nous fournirons la liste de tous ces brevets délivrés, regroupés par titulaire selon nos registres, mais nous ne pourrons donner suite à une demande de retrait que si nous recevons des instructions formelles en ce sens, accompagnées de la confirmation que tous les titulaires y consentent, ainsi que de leurs noms et adresses.

Étant donné que le délai de consultation est relativement court et que les exigences en matière d'opt sont contraignantes, veuillez réfléchir dès à présent à la planification nécessaire pour vous permettre de nous transmettre vos instructions dans le délai de trois mois, y compris les autorisations ainsi que les noms et adresses des parties intéressées concernées, ou bien de vous assurer que vous serez en mesure de nous aider à joindre la personne de contact appropriée pour recevoir ces instructions.

Report de la subvention

Si votre demande n’a pas encore fait l’objet d’une notification au titre de la règle 71, paragraphe 3, de la CBE, ou si une telle notification est en cours, nous pouvons désormais demander que la date de délivrance soit reportée à une date postérieure ou égale à la date d’entrée en vigueur de l’UP/UPC, afin que vous ayez la possibilité de poursuivre la procédure devant l’UP.

Cela ne vous oblige pas à poursuivre la procédure d'UP, mais retarde simplement l'octroi de la subvention afin que vous puissiez faire ce choix.

Le fait d'engager une procédure UP implique toutefois que vous ne pouvez pas vous soustraire à la compétence de l'UPC pour ce brevet.

Si vous souhaitez discuter des options qui s'offrent à vous en matière d'UP et d'UPC, veuillez contacter les auteures, Lucy Trueman ou Yvonne Johnson,ou votre avocat habituel chez Barker Brettell.