I en tid då mode överskrider gränser är Kinas bidrag till modebranschen obestridligt. I takt med att Kina alltmer tar ledningen som modemakt har frågor kring immateriella rättigheter (IP) också hamnat i fokus, eftersom varumärkeskapning, varumärkesförfalskning och parallellimport har blivit vanliga problem för ägare av modemärken som ger sig in på den kinesiska marknaden.
Oavsett om du utvecklar, tillverkar eller säljer ditt modemärke på den kinesiska marknaden – antingen på egen hand eller via en tredje part – är det absolut nödvändigt att se till att du har ett skydd för ditt varumärke, oavsett företagets storlek.
Se upp för varumärkeskapare
Varumärkeskapning innebär att man lämnar in en obehörig varumärkesansökan för ett märke som sökanden vet har använts och utvecklats av någon annan, och riktar sig vanligtvis mot välkända eller framväxande varumärken. En varumärkeskapare försöker utnyttja den rättmätiga varumärkesinnehavaren för ekonomisk vinning eller helt enkelt för att utge sig för att vara varumärket.
Problemet med varumärkeskapning är det vanligaste problemet som modevarumärken stöter på när de går in på den kinesiska marknaden, vilket delvis beror på det kinesiska rättssystemet. Kina tillämpar ett ”först-till-ansökan”-system – detta innebär att utländska varumärken som inte har använts eller registrerats i Kina inte åtnjuter varumärkesskydd. Även om ett varumärke bedriver aktiv verksamhet i Kina skulle vem som helst, utan att det finns ett registrerat varumärkesskydd, kunna ansöka om att registrera varumärket och erhålla exklusiva rättigheter till det.
Även om det är möjligt att göra gällande oregistrerade rättigheter till ett ”välkänt” varumärke, kan detta enligt kinesisk praxis inte åberopas som grund för att bestrida varumärkesinkräktare. Bevisbördan för att styrka ett sådant påstående är hög, och det leder sällan till framgång när detta är den enda grunden för en invändning.
Manolo Blahniks 22 år långa tvist
Det aktuella fallet med lyxskomärket Manolo Blahnikär ett utmärkt exempel på varför det är absolut nödvändigt att så tidigt som möjligt säkra skydd genom registrerat varumärke för sitt varumärke i Kina, särskilt om varumärket är välkänt eller etablerat i ett annat land.
Manolo Blahnik, designern som 1970 grundade ett företag med samma namn – vilket kom att bli ett varumärke som världen över förknippas med högklassigt hantverk och kändisglamour – blev år 2000 offer för varumärkeskapning när varumärkets kommersiella expansion på den kinesiska marknaden hindrades av en tidigare varumärkesregistrering som innehöll namnet”Manolo Blahnik”och som hade ansökts av en tredje part, en kinesisk affärsman, Fang Yuzhou (”Fang”).
I januari 1999 hade Fang lämnat in en ansökan om varumärket ”MANOLO & BLAHNIK” + den kinesiska transkriberingen, som omfattade ”skor” i klass 25. Ansökan godkändes och offentliggjordes för invändningar i januari 2000, varvid Manolo Blahnikuppmärksammades på ansökan. Varumärket försökte invända mot denna ansökan i april 2000, med hänvisning till ”otillbörlig förhandsreservering av ett välkänt namn som redan var i bruk”, men Manolo Blahnik lyckades inte. Trots att varumärket därefter överklagade det ogynnsamma beslutet, faststod de kinesiska domstolarna sitt beslut. Fangs ansökan om ”’MANOLO & BLAHNIK’ + den kinesiska transkriberingen” registrerades slutligen i juni 2009.
Fangs varumärkesregistrering blev därför ett hinder för Manolo Blahnik att registrera sitt eget varumärke i Kina, och hindrade även varumärket från att sälja produkter direkt till konsumenter i Kina; istället var Manolo Blahniks produkter endast tillgängliga för kinesiska konsumenter via tredjepartsplattformar för onlinehandel. Manolo Blahnik vidtog ett flertal åtgärder mot Fangs registrering och ifrågasatte dess giltighet på flera grunder, däribland att varumärket var ”välkänt” och att registreringen skett i ”ond tro”, men varumärket lyckades inte med detta eftersom det inte hade några tidigare registrerade varumärkesrättigheter i Kina.
Trots att Manolo Blahnik är ett världsberömt varumärke kunde Fang, med tanke på Kinas system där den först inlämnade ansökan gäller, vara den första att göra anspråk på rätten till namnet”Manolo Blahnik”i Kina, eftersom Fangs varumärkesregistrering ansågs ha större tyngd enligt kinesisk lag än Manolo Blahniksanseende.
Förbudet mot ansökningar som görs i ”ond tro”
Under 2019 antogs dock en omfattande ändring av Kinas varumärkeslagstiftning, som förbjuder ansökningar i ”ond tro” och inför nya påföljder för dem som fortsätter att göra detta. Denna ändring har stärkt utsikterna för rättmätiga varumärkesinnehavare att övervinna varumärkesockupanter. I slutet av 2020 beviljades en ny prövning av Manolo Blahniks ogiltighetsmål, och de kinesiska domstolarna omprövade sakförhållandena i målet på grundval av den ändrade kinesiska lagstiftningen; efter en 22 år lång kamp beslutade Kinas högsta folkdomstol att upphäva de tidigare domarna och beviljade upphävande av Fangs registreringar i juni 2022. Tack vare detta banbrytande avgörande kan Manolo Blahnik nu registrera sitt varumärke i Kina och påbörja kommersiell användning av varumärket i landet, vilket innefattar direktförsäljning av sina produkter till kinesiska konsumenter efter 22 år.
Det är avgörande att skydda varumärket i ett tidigt skede
Budskapet från detta fall är tydligt: precis som på alla andra marknader är det klokt att skydda sitt varumärke i Kina så tidigt som möjligt innan man går in på den kinesiska marknaden, för att undvika att bli offer för varumärkeskapning. Och om ditt varumärke är väl etablerat och välkänt i ditt hemland och på andra utländska marknader bör du överväga att säkra varumärkesskydd i Kina som en förebyggande strategi, även om Kina inte är en primär målmarknad för dig.
Stärk skyddet av ditt varumärke
Det finns flera andra verktyg som kan stärka skyddet av ditt varumärke. Ett av dessa är registrering av upphovsrätt. Eftersom upphovsrätten är en oregistrerad rättighet är registrering inte obligatorisk i Kina; precis som i Storbritannien uppstår upphovsrätten automatiskt när det ursprungliga verket skapas och erkänns i Kina oavsett var skapandet äger rum. Det är dock tillrådligt för företag och varumärken som går in på den kinesiska marknaden att överväga frivillig registrering av upphovsrätt i Kina. Detta beror på att registrering av upphovsrätt kan bidra till att stärka grunderna för verkställighet vid invändnings- eller ogiltighetsförfaranden mot tredje parter som gör intrång, och kan även åberopas mot intrång online från tredje part, inklusive borttagning av innehåll på sociala medier och e-handelsplattformar; den kan också användas för att underlätta hanteringen av tullrelaterade frågor och kan generellt sett tillföra mervärde till din immaterialrättsportfölj som en tillgång.
Andra åtgärder som du kan vidta för att säkerställa ett så omfattande skydd som möjligt för ditt varumärke inkluderar – men är inte begränsade till – registrering av mönster; registrering av den kinesiska transkriberingen av ditt varumärkesnamn samt registrering av dina immateriella rättigheter i Kina hos Tullverket (GAC), så att de kan hålla uppsikt över varor som potentiellt utgör intrång och som exporteras från Kina.
Som framgår av fallet med Manolo Blahnik, och som vi tidigare har rapporterat om, utvecklas den kinesiska varumärkeslagstiftningen ständigt för att förenkla hanteringen av varumärkeskapning och ansökningar i ond tro i Kina. För mer information, besök gärna vår särskilda webbsida om Kina, kontakta författaren eller din vanliga advokat hos Barker Brettell.
”Det senaste fallet med lyxskomärket Manolo Blahnik är ett utmärkt exempel på varför det är absolut nödvändigt att så tidigt som möjligt säkra skydd genom registrerade varumärken för sitt varumärke i Kina”
