À une époque où la mode transcende les frontières, la contribution de la Chine à l’industrie de la mode est indéniable. Alors que la Chine s’impose progressivement comme une puissance de la mode, les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle (PI) occupent désormais le devant de la scène, le détournement de marques, la contrefaçon et les importations parallèles étant devenus des problèmes récurrents pour les propriétaires de marques de mode qui pénètrent le marché chinois.
Que vous développiez, fabriquiez ou commercialisiez votre marque de mode sur le marché chinois, que ce soit de manière indépendante ou par l'intermédiaire d'un tiers, il est impératif de vous assurer que votre marque bénéficie d'une protection adéquate, quelle que soit la taille de votre entreprise.
Méfiez-vous des usurpateurs de marques
Le « squattage de marque » consiste à déposer une demande d'enregistrement non autorisée pour une marque dont le déposant sait qu'elle a été utilisée et développée par un tiers ; cette pratique vise généralement des marques notoires ou en plein essor. Un « squatteur de marque » cherche à tirer profit du titulaire légitime de la marque à des fins lucratives ou simplement pour usurper l'identité de la marque.
Le problème du « squattage » des marques est la principale difficulté rencontrée par les marques de mode qui pénètrent le marché chinois, un phénomène en partie dû au système juridique chinois. La Chine applique le principe du « premier déposant » : cela signifie que les marques étrangères qui n’ont pas été utilisées ou enregistrées en Chine ne bénéficient d’aucune protection en matière de marques. Même si une marque est activement commercialisée en Chine, en l’absence de protection par une marque enregistrée, n’importe qui pourrait déposer une demande d’enregistrement de cette marque et obtenir des droits exclusifs sur celle-ci.
S'il est possible de faire valoir des droits non enregistrés sur une marque « notoire », cela ne saurait toutefois servir de fondement pour contester les usurpateurs de marques selon la pratique chinoise. La charge de la preuve pour étayer une telle revendication est lourde et celle-ci aboutit rarement lorsqu'elle constitue le seul fondement d'une contestation.
Le litige qui oppose Manolo Blahnik depuis 22 ans
L'affaire récente impliquant la marque de chaussures de luxe Manolo Blahnikillustre parfaitement pourquoi il est impératif d'obtenir dès que possible la protection de votre marque par le biais d'un enregistrement en Chine, en particulier si votre marque est notoire ou bien établie sur un autre territoire.
Manolo Blahnik, le créateur qui a fondé en 1970 l’entreprise éponyme devenue aujourd’hui, à l’échelle mondiale, synonyme de savoir-faire haut de gamme et de glamour des célébrités, a été victime d’un détournement de marque en 2000, lorsque l’expansion commerciale de la marque sur le marché chinois a été bloquée par un enregistrement antérieur de marque comportant le nom «Manolo Blahnik », déposé par un homme d’affaires chinois tiers, Fang Yuzhou (« Fang »).
En janvier 1999, Fang avait déposé une demande d’enregistrement pour « MANOLO & BLAHNIK » + la translittération chinoise, couvrant les « chaussures » dans la classe 25. La demande a été acceptée et publiée aux fins d’opposition en janvier 2000, date à laquelle elle a été portée à la connaissance de Manolo Blahnik. La marque a tenté de s’opposer à cette demande en avril 2000, en invoquant une « appropriation abusive d’un nom notoire déjà utilisé », mais Manolo Blahnik n’a pas obtenu gain de cause. Malgré les recours ultérieurs formés par la marque contre cette décision défavorable, les tribunaux chinois ont maintenu leur décision. La demande de Fang concernant « “MANOLO & BLAHNIK” + la translittération chinoise » a finalement été enregistrée en juin 2009.
L'enregistrement de la marque de Fang est donc devenu un obstacle à l'enregistrement de sa propre marque par Manolo Blahnik en Chine, et a également empêché la marque de vendre ses produits directement aux consommateurs chinois ; les produits Manolo Blahnik n'étaient ainsi accessibles aux consommateurs chinois que par l'intermédiaire de plateformes de vente en ligne tierces. Manolo Blahnik a intenté de nombreuses actions contre l’enregistrement de Fang, contestant la validité de celui-ci pour plusieurs motifs, notamment celui de la marque « notoire » et celui de la « mauvaise foi », mais la marque n’a pas obtenu gain de cause car elle ne disposait d’aucun droit antérieur sur une marque enregistrée en Chine.
Bien que Manolo Blahnik soit une marque de renommée mondiale, compte tenu du système chinois du « premier déposant », M. Fang a pu être le premier à revendiquer les droits de dépôt prioritaires sur le nom «Manolo Blahnik »en Chine, son enregistrement de marque ayant été jugé plus solide au regard du droit chinois que la notoriété de Manolo Blahnik.
L'interdiction des dépôts effectués « de mauvaise foi »
Cependant, en 2019, un amendement majeur à la législation chinoise sur les marques a été adopté, interdisant les dépôts « de mauvaise foi » et instaurant de nouvelles sanctions pour ceux qui continueraient à agir ainsi. Cet amendement a renforcé les chances des titulaires légitimes de marques de l’emporter face aux squatteurs de marques. Fin 2020, un nouveau procès a été accordé dans l’affaire d’invalidité concernant Manolo Blahnik, et les tribunaux chinois ont réexaminé les faits de l’affaire à la lumière de la législation chinoise modifiée ; après une bataille juridique qui a duré 22 ans, la Cour populaire suprême de Chine a décidé d’infirmer les décisions antérieures et a ordonné l’annulation des enregistrements de Fang en juin 2022. Grâce à cet arrêt historique, Manolo Blahnik est désormais en mesure d’enregistrer son nom de marque en Chine et de commencer à l’exploiter commercialement sur ce territoire, notamment en vendant directement ses produits aux consommateurs chinois après 22 ans.
Il est essentiel de protéger sa marque dès le début
Le message à retenir de cette affaire est clair : comme pour tout autre territoire, il est conseillé de protéger votre marque en Chine le plus tôt possible avant de pénétrer le marché chinois, afin d’éviter d’être victime d’un détournement de marque. Et si votre marque est bien établie et reconnue dans votre pays d’origine et sur d’autres territoires étrangers, vous devriez envisager de la protéger en Chine à titre préventif, même si ce pays ne constitue pas une cible prioritaire.
Renforcez la protection de votre marque
Il existe divers autres outils permettant de renforcer la protection de votre marque. L’un d’entre eux est l’enregistrement du droit d’auteur. S’agissant d’un droit non enregistré, l’enregistrement du droit d’auteur n’est pas obligatoire en Chine car, à l’instar du Royaume-Uni, le droit d’auteur naît automatiquement dès la création de l’œuvre originale et est reconnu en Chine, quel que soit le lieu de création. Il est toutefois conseillé aux entreprises et aux marques qui pénètrent le marché chinois d’envisager l’enregistrement volontaire des droits d’auteur en Chine. En effet, cet enregistrement peut contribuer à renforcer les fondements juridiques dans le cadre d’actions en opposition ou en nullité à l’encontre de tiers contrevenants, et peut également servir de base à des actions contre les contrefaçons en ligne commises par des tiers, notamment pour obtenir le retrait de contenus sur les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique ; il peut aussi être utilisé pour faciliter la résolution de problèmes liés aux douanes et, de manière générale, apporter une valeur ajoutée à votre portefeuille de propriété intellectuelle en tant qu’actif.
Parmi les autres mesures que vous pourriez mettre en œuvre pour garantir la protection la plus large possible de votre marque, on peut citer, entre autres, l’enregistrement de vos dessins et modèles, l’enregistrement de la translittération chinoise du nom de votre marque, ainsi que l’enregistrement de vos droits de propriété intellectuelle en Chine auprès de l’Administration générale des douanes (GAC), afin que celle-ci puisse surveiller les produits susceptibles de constituer une contrefaçon et exportés depuis la Chine.
Comme le montre clairement l'affaire Manolo Blahnik, et comme nous l'avons déjà signalé, la législation chinoise en matière de marques évolue constamment afin de simplifier la lutte contre l'usurpation de marques et les dépôts de marque de mauvaise foi en Chine. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre page web dédiée à la Chine, contacter l'auteur ou votre avocat habituel chez Barker Brettell.
« L'affaire récente concernant la marque de chaussures de luxe Manolo Blahnik illustre parfaitement pourquoi il est impératif d'obtenir dès que possible la protection de votre marque par le biais d'un enregistrement en Chine. »
