Une réputation de marque positive est le fruit d’un travail de longue haleine : elle favorise la fidélité des clients et, à terme, influe sur la réussite d’une entreprise. Il n’est donc pas étonnant que la préservation et la protection de la réputation de marque par le biais de la propriété intellectuelle (PI) revêtent une importance capitale.
Les marques ressemblantes ont fait l'objet de divers litiges très médiatisés en matière de marques, notamment l'affaire opposant Marks & Spencer Group plc (M&S) à Aldi Stores Limited (Aldi) au sujet de leurs chenilles respectives, « Colin » et « Cuthbert », qui a fait la une des journaux. Dans ce cas précis, la polémique qui a suivi en matière de propriété intellectuelle a déclenché un débat national, notamment en faveur d’Aldi sur les réseaux sociaux, et il semble que les marques établies aient des leçons à tirer de cette confrontation très médiatisée avec le droit de la propriété intellectuelle.
Ainsi, lorsqu’une autre des célèbres marques de M&S – Percy Pig – a fait l’objet d’une contrefaçon de la part d’un glacier familial, le géant de la grande distribution a adopté une approche plus conciliante pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle de la marque : il a envoyé une lettre de mise en demeure qui constituait un véritable modèle en matière d’adoption du ton approprié dans les circonstances adéquates. Cette tactique a généré une publicité positive, jusqu’à ce que le discounter Lidl vole la vedette à M&S pour se mettre en avant en proposant au glacier d’utiliser à la place le produit et le nom « Henry Hippo » de Lidl. Nous sommes certains que l’ironie n’a pas échappé à M&S, car Henry Hippo est le sosie de Percy Pig; en un clin d’œil, Lidl avait réussi à détourner la bonne nouvelle de M&S.
Étant donné que les produits « sosies » génèrent des ventes pour les imitateurs et parviennent à ébranler la position des grandes marques sur le marché, il est probable que ces pratiques de contrefaçon ne feront que s'intensifier.
Alors que les détenteurs de marques font pression pour obtenir une législation spécifique leur permettant de prendre des mesures à l'encontre de ceux qui créent des produits « sosies », aucune disposition n'est actuellement en vigueur.
Comment les entreprises peuvent-elles donc se protéger contre des concurrents qui, sans contrefaire directement un produit ou une marque, s'attaquent délibérément à leur position ?
Comment la copie délibérée affaiblit votre marque
Il est de notoriété publique que les contrefacteurs recourent à des méthodes déloyales, telles que l'imitation de la présentation des produits leaders du marché afin d'inciter les clients à acheter en jouant sur la familiarité et l'association, tout en proposant leurs imitations à un prix inférieur à celui de la marque connue. De plus, les imitateurs savent parfaitement rester dans les limites de la loi en évitant la contrefaçon de marque, qui est notoirement plus facile à invoquer que le délit de passing-off, souvent difficile à prouver. La contrefaçon de marque concerne les marques déposées, tandis que la concurrence déloyale ne s’applique qu’aux marques non déposées. Pour prouver la concurrence déloyale, le demandeur doit être en mesure de démontrer qu’il jouit d’une réputation et d’un fonds de commerce liés à la marque, que l’utilisation de la marque par un tiers constitue une fausse déclaration et que cette utilisation porterait atteinte au fonds de commerce et à la réputation du demandeur.
Néanmoins, cette association affaiblit et brouille sans aucun doute le caractère distinctif d'une marque, car le caractère exclusif de ce produit est perdu. De plus, la présence de contrefaçons de qualité inférieure peut nuire à la perception de la qualité et au prestige de la marque réputée.
On a fait valoir que les concurrents bénéficiant de ce type d'attrait devraient être considérés comme pratiquant une concurrence déloyale, mais ce n'est pas le cas en droit.
Comment puis-je protéger la réputation de ma marque ?
Si, traditionnellement, une marque est définie comme «un type de produit fabriqué par une entreprise donnée sous un nom précis », elle ne se résume toutefois pas à un simple nom.
En ce qui concerne les contrefaçons, on constate généralement que le contrefacteur évite d'utiliser des noms similaires, mais reprend plutôt les éléments distinctifs associés à des marques connues, tels que la forme, la couleur ou le design de l'emballage des produits, et les reproduit dans son produit contrefait.
Prendre en compte toutes les formes de protection de la propriété intellectuelle
Les propriétaires de marques devraient s’efforcer de constituer un portefeuille de propriété intellectuelle garantissant, dans la mesure du possible, une protection par enregistrement pour tous les éléments de leurs marques, du nom à la présentation. Bien qu’il soit notoirement difficile d’enregistrer des couleurs en tant que marques, l’enregistrement récent du violetde Cadbury montre que cela est possible lorsqu’une couleur est si distinctivement associée à une marque. Si tel est le cas, il convient d’envisager de demander une protection par enregistrement.
Il ne faut pas négliger les droits d'auteur et les droits sur les dessins et modèles enregistrés, car ces formes de protection de la propriété intellectuelle peuvent s'avérer être des outils précieux contre les contrefaçons lorsqu'il est difficile de faire valoir les droits de marque. La protection des dessins et modèles enregistrés, par exemple, constitue un moyen rapide et économique d'obtenir une protection pour l'apparence d'un produit.
Outre le renforcement d'un portefeuille de propriété intellectuelle, il est important de rassembler des éléments de preuve permettant de démontrer que la marque jouit d'une notoriété lorsque l'on souhaite faire valoir celle-ci. Les preuves relatives aux activités promotionnelles, à la part de marché, à la durée d'utilisation de la ou des marques, aux lieux où la ou les marques ont été utilisées, ainsi que les éléments attestant que le public reconnaît la ou les marques en tant que marques déposées (tels que des études de marché), peuvent tous contribuer à étayer cette notoriété.
Même si les produits de contrefaçon ne sont actuellement pas considérés comme relevant de la concurrence déloyale aux yeux de la loi, les propriétaires de marques doivent continuer à renforcer la protection de leur propriété intellectuelle et à rassembler des preuves de leur notoriété afin de s'assurer de disposer des arguments les plus solides pour poursuivre les contrefacteurs si nécessaire.
Barker Brettell dispose d'une équipe spécialisée composée de conseils en marques agréés, qui peuvent vous accompagner et vous conseiller. Pour poursuivre la discussion, veuillez contacter les auteures, Leah Calvert et Emily Marshall, ou votre conseiller habituel chez Barker Brettell.
« Une marque, c'est bien plus qu'un simple nom »
