UPC ou pas UPC : vous avez déjà pris votre décision ?

Le brevet unitaire (UP) et la juridiction unifiée des brevets (UPC) devraient désormais entrer en vigueur début 2023. L’UPC deviendra l’instance par défaut pour les affaires relatives aux brevets européens délivrés par l’Office européen des brevets (OEB) dans les pays de l’UE participants, sauf si le brevet fait l’objet d’une clause d’exclusion. Elle permettra de faire valoir ou de contester les brevets européens de manière centralisée, par le biais d’une décision unique applicable dans plusieurs pays de l’UE. Par ailleurs, le brevet unitaire offrira la possibilité, pour les brevets européens délivrés après la date d’entrée en vigueur, d’être validés dans plusieurs pays de l’UE au titre d’une validation unitaire unique, plutôt que de nécessiter des validations distinctes dans chaque pays.

À première vue, il semble que les entreprises aient des décisions importantes à prendre dans les mois à venir concernant leurs portefeuilles de propriété intellectuelle. Mais quelle est actuellement la position des entreprises vis-à-vis de l’UP et de l’UPC ?

Barker Brettell a récemment organisé une table ronde réunissant des représentants d’entreprises afin d’examiner les principaux enjeux liés à l’UP et à l’UPC qui les concernent aujourd’hui. Les thèmes suivants ont suscité le plus de débats ; nous espérons qu’ils vous aideront à définir la stratégie de votre entreprise en matière d’UP :

À l'intérieur ou à l'extérieur

Les entreprises vont-elles rester les bras croisés ou s’engager dans l’UPC ? La réponse honnête est : seul le temps le dira. De nombreuses entreprises sont encore indécises, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Cependant, cette indécision quant à l’adhésion ou non à l’UPC pourrait conduire de nombreuses entreprises à ne prendre aucune mesure. Certaines entreprises peuvent estimer qu’il s’agit là d’une approche raisonnable et que les inconvénients liés au maintien de l’adhésion ne sont pas suffisants pour justifier de consacrer du temps et de l’argent à l’évaluation de leur portefeuille et à la mise en place de dérogations. Les entreprises disposant de ce qu’elles considèrent comme des « brevets de grande valeur » ont indiqué qu’elles étaient les plus susceptibles d’en demander la dérogation, tout en laissant éventuellement les brevets « de moindre valeur » dans le système afin de le tester.

Une stratégie envisageable pour l'avenir serait que les entreprises décident de s'orienter vers les brevets nationaux (c'est-à-dire sans passer par l'OEB), afin d'éviter complètement la juridiction unifiée du brevet (UPC) si elles la jugent défavorable. Toutefois, des clauses d'exclusion resteront en vigueur pendant un certain temps en raison des dispositions transitoires prévues pour une durée minimale de sept ans ; cette décision n'est donc pas pour tout de suite et il reste largement le temps d'attendre de voir comment les choses se passeront dans la pratique.

Rapport qualité-prix

Une question importante qui préoccupe tout le monde est celle du coût. À l’origine, on estimait que les coûts de renouvellement d’une validation dans le cadre de l’UP s’équilibraient par rapport à ceux d’une validation traditionnelle dans quatre pays, car les taxes de renouvellement avaient été fixées en tenant compte des taxes pratiquées dans les quatre pays de l’OEB les plus populaires pour la validation. Cependant, cela ne prend pas en compte les frais d’agence liés aux renouvellements ; il est donc en réalité raisonnable de supposer que le coût pourrait bien s’équilibrer si l’on compare plutôt cette validation à une validation classique dans trois pays. Bien sûr, il ne faut pas oublier que tous les pays de l’OEB ne sont pas couverts par l’UP – par exemple, le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie et l’Espagne n’en font pas partie – et que, par conséquent, les renouvellements dans ces pays non membres de l’UP ne compteront pas parmi les trois nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité. Ainsi, lors de l’évaluation du rapport qualité-prix et de l’établissement des prévisions de coûts, il convient de prendre en compte l’équilibre entre les pays membres de l’UP et les pays non membres qui présentent un intérêt pour la validation.

Les entreprises évaluent également les risques liés à des déclarations de non-participation incorrectes afin de déterminer le budget qu’elles souhaitent consacrer à la procédure de non-participation à l’UPC. Font-elles appel à des professionnels de la propriété intellectuelle ou optent-elles pour une approche « à faire soi-même » ? Une entreprise peut choisir de gérer elle-même la procédure de non-participation, éventuellement en mettant en place un logiciel pour faciliter cette démarche. Il existe également toute une gamme de prestataires proposant des services de non-participation, à des tarifs variés. Nous vous conseillons de prendre en compte le niveau de contrôle effectué par les tiers, car si une exclusion n’est pas correcte ou n’est pas enregistrée, il risque d’être trop tard lorsque l’erreur sera découverte. En particulier, si une exclusion est invalide, alors qu’un litige devant l’UPC est engagé par un tiers, l’affaire sera tout de même traitée par l’UPC, même si l’intention initiale était de rester en dehors du système de l’UPC.

Coûts de traduction

Une autre préoccupation soulevée par notre groupe d’experts concernant l’attrait – ou non – de la validation au titre du brevet unifié portait sur la nécessité de payer une traduction supplémentaire du brevet. Toutefois, cela ne constituera pas toujours une dépense supplémentaire, car une entreprise pourrait procéder à la validation dans un autre pays de l’OEB ne faisant pas partie du brevet unifié et exigeant une traduction, comme l’Espagne ou la Pologne. Une validation au titre du brevet unifié pour les brevets délivrés en anglais nécessite une traduction dans n’importe quelle langue officielle de l’UE ; ainsi, une traduction en espagnol ou en polonais peut être utilisée pour la validation au titre du brevet unifié sans frais de traduction supplémentaires. Si l’ensemble des pays concernés par la validation comprend un pays dont la langue est une langue de l’UE mais qui ne fait pas partie du brevet unifié, cela rend le brevet unifié peu coûteux au stade de la validation, car la traduction peut être réutilisée et il n’y a pas de taxe officielle pour une validation au titre du brevet unifié.

Favorable aux brevets

L’UPC disposera d’une procédure de « saisie » permettant aux titulaires de brevets de demander au tribunal des ordonnances visant à la conservation des preuves ou à l’accès à celles-ci, ce qui pourrait s’avérer particulièrement utile lorsque la contrefaçon porte sur un brevet de procédé. Certains avancent également que l’UPC pourrait, de manière générale, privilégier une approche « favorable aux titulaires de brevets » plutôt qu’« favorable aux contrefacteurs » dans les procédures en contrefaçon, encourageant ainsi les titulaires de brevets à recourir à ce nouveau système judiciaire.

Cependant, cela pourrait soulever la question de savoir comment éviter d’être poursuivi pour contrefaçon, en particulier pour les grandes entreprises internationales qui pourraient craindre d’être la cible de titulaires de brevets davantage enclins à « tenter leur chance » en réclamant des dommages-intérêts ou un règlement financier. Cela pourrait-il entraîner une hausse de la demande de services de veille en matière de brevets, ainsi qu’une multiplication des actions préventives contre les brevets jugés un peu trop proches pour être rassurants, en recourant aux possibilités offertes par l’OEB en matière d’observations de tiers et d’oppositions ? Éliminer de manière proactive les brevets dans son domaine d’activité pourrait s’avérer bien plus intéressant dans la nouvelle ère de la juridiction unifiée des brevets (UPC). Cela reste à voir, mais pourrait constituer une stratégie judicieuse pour certains.

Si vous souhaitez discuter des options qui s'offrent à vous en matière d'UP et d'UPC, veuillez contacter l'auteur ou votre avocat habituel chez Barker Brettell.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'UP et l'UPC dans notre brochuredétaillée, que nous avons élaborée afin d'aider les entreprises à choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins.