통합특허(UP)와 통합특허법원(UPC)은 이제 2023년 초에 본격적으로 시행될 것으로 예상됩니다. UPC는 참여 EU 회원국에서 유럽특허청(EPO)이 부여한 유럽특허와 관련된 사안에 대해, 해당 특허가 제외되지 않는 한 기본 관할 법원이 될 것입니다. 이를 통해 유럽특허에 대한 집행이나 이의 제기가 여러 EU 회원국에 걸쳐 적용되는 단일 판결을 통해 중앙 집중식으로 이루어질 수 있게 됩니다. 한편, 단일특허(UP) 제도는 시행일 이후에 부여되는 유럽특허에 대해, 각 국가별로 별도의 유효화 절차를 거칠 필요 없이 단일한 통합 유효화 절차를 통해 여러 EU 국가에서 유효성을 인정받을 수 있는 선택권을 제공할 것입니다.
표면적으로 보면, 기업들은 향후 몇 달 동안 자사의 지적재산권 포트폴리오와 관련해 중대한 결정을 내려야 할 것으로 보입니다. 하지만 기업들은 현재 UP와 UPC에 대해 어떻게 생각하고 있을까요?
바커 브레텔(Barker Brettell)은 최근 기업 관계자들로 구성된 패널과 함께 라운드테이블 토론을 주최하여, 현재 기업들이 직면한 UP 및 UPC 관련 주요 현안을 심도 있게 논의했습니다. 다음 분야들이 가장 활발한 토론을 이끌어냈으며, 이 내용이 귀사의 UP 전략 수립에 도움이 되기를 바랍니다:
안쪽인가 바깥쪽인가
기업들은 UPC에 대해 소극적인 태도를 취할 것인가, 아니면 적극적으로 참여할 것인가? 솔직한 대답은 ‘시간만이 알려줄 것’이다. 많은 기업들이 아직 결정을 내리지 못하고 있는데, 이것이 꼭 나쁜 일만은 아니다. 하지만 참여 여부를 결정하지 못하면 많은 기업들이 결국 아무런 조치도 취하지 않게 될 수 있다. 일부 기업들은 이것이 합리적인 접근 방식이라고 생각하며, 포트폴리오를 평가하고 참여 철회를 진행하는 데 시간과 비용을 투자할 만큼 참여 상태를 유지하는 데 따른 단점이 충분하지 않다고 느낄 수 있습니다. 자사가 ‘고가치 특허’로 간주하는 특허를 보유한 기업들은 이러한 특허에 대해서는 참여 철회를 할 가능성이 가장 높은 반면, ‘가치가 낮은’ 특허들은 시스템을 시험해 보기 위해 참여 상태로 남겨둘 가능성이 있다고 밝혔습니다.
향후 기업들이 UPC가 불리하다고 판단될 경우, 이를 완전히 회피하기 위한 방안으로 국가별 특허(즉, EPO를 이용하지 않는 방식)를 선택하기로 결정할 수도 있다는 점이 하나의 전략으로 꼽힌다. 그러나 최소 7년 동안 지속되는 과도기 조항으로 인해 당분간은 참여 거부(opt-out)가 가능할 것이므로, 이러한 결정은 아직 먼 미래의 일이며, 실제 운영 상황이 어떻게 전개될지 지켜볼 시간이 충분하다.
가성비
모두가 염두에 두는 중요한 고려 사항은 비용입니다. UP에 대한 초기 생각은, 갱신 수수료가 UP 유효성 확인을 위해 가장 많이 이용되는 상위 4개 EPO 국가의 갱신 수수료를 고려하여 책정되었기 때문에, 4개국에서 진행하는 기존 유효성 확인과 비교했을 때 UP 유효성 확인의 갱신 비용이 손익분기점에 도달한다는 것이었습니다. 그러나 이는 갱신에 따른 대리인 수수료를 고려하지 않은 것이므로, 실제로는 3개국에서 진행하는 기존 유효성 확인과 비교했을 때 비용이 손익분기점에 도달할 것이라고 가정하는 것이 합리적입니다. 물론, 모든 EPO 회원국이 UP에 포함되는 것은 아니라는 점을 잊지 말아야 합니다. 예를 들어, 영국, 스위스, 터키, 스페인은 UP에 속하지 않으므로, 이러한 비(非)UP 국가에서의 갱신은 비용 회수 기준인 3개국 중 하나로 간주되지 않습니다. 따라서 비용 대비 효과와 비용 전망을 계획할 때는, 유효성 확인을 원하는 UP 국가와 비(非)UP 국가 간의 균형을 고려해야 합니다.
기업들은 또한 잘못된 옵트아웃으로 인한 위험을 신중히 검토하여, UPC 옵트아웃 절차에 투자할 비용을 결정하고 있습니다. 지적재산권 전문가를 고용할지, 아니면 직접 처리할지 고민하는 것입니다. 기업은 옵트아웃 절차를 자체적으로 관리하기로 선택할 수 있으며, 이를 원활하게 진행하기 위해 소프트웨어를 도입할 수도 있습니다. 또한 다양한 가격대의 옵트아웃 서비스를 제공하는 업체들도 다수 존재합니다. 당사의 조언은 제3자가 수행하는 검토 수준을 신중히 고려해야 한다는 것입니다. 옵트아웃이 올바르지 않거나 등록되지 않은 경우, 실수가 드러났을 때는 이미 손쓸 수 없는 상황이 될 수 있기 때문입니다. 특히, 옵트아웃이 무효인 경우 제3자가 UPC 소송을 제기하면, UPC 시스템에서 제외되기를 원했음에도 불구하고 해당 사건은 여전히 UPC에서 진행될 것입니다.
번역 비용
우리 패널이 UP 유효화 절차의 매력 여부와 관련해 제기한 또 다른 우려 사항은 특허에 대한 추가 번역 비용을 부담해야 한다는 점이었습니다. 그러나 기업이 UP에 가입하지 않았으며 번역이 필요한 스페인이나 폴란드와 같은 다른 EPO 회원국에서 유효화 절차를 진행할 경우, 이것이 항상 추가 비용이 되는 것은 아닙니다. 영어로 등록된 특허에 대한 UP 유효성 확인은 EU 공식 언어 중 하나로의 번역만 요구하므로, 추가 번역 비용 없이 스페인어 또는 폴란드어 번역본을 UP 유효성 확인에 사용할 수 있습니다. 유효성 확인 대상 국가 중 EU 공식 언어를 사용하지만 UP에 가입하지 않은 국가가 포함되어 있는 경우, 번역본을 재사용할 수 있고 UP 유효성 확인에 대한 공식 수수료가 없기 때문에 유효성 확인 단계에서 UP의 비용이 저렴해집니다.
특허 친화적
UPC에는 특허권자가 증거 보존이나 증거 열람을 위한 법원 명령을 청구할 수 있는 “saisie” 절차가 마련될 예정이며, 이는 특히 방법 특허 침해 사건에서 유용할 수 있다. 또한 UPC가 침해 소송에서 일반적으로 ‘침해자 친화적’이라기보다는 ‘특허권자 친화적’인 쪽으로 판단을 내릴 가능성이 높다는 주장도 있어, 이로 인해 특허권자들이 새로운 재판 제도를 활용하도록 장려될 것으로 보인다.
그러나 이로 인해, 특히 손해배상이나 금전적 합의를 요구하기 위해 “도전”을 서슴지 않을 가능성이 높은 특허권자들의 표적이 될 것이라고 우려하는 대규모 글로벌 기업들의 경우, 특허 침해 소송을 피할 수 있는 방법이 무엇인지에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 이로 인해 특허 감시 서비스에 대한 수요가 증가할 뿐만 아니라, EPO의 제3자 의견 제출 및 이의신청 절차를 활용하여 다소 위태로울 정도로 유사한 특허에 대해 선제적인 대응을 하는 사례가 늘어날 수 있을까요? 새로운 UPC 시대에는 자사의 사업 분야에서 특허를 선제적으로 무력화하는 것이 훨씬 더 가치 있는 일이 될 수 있습니다. 이는 아직 지켜봐야 할 문제이지만, 일부 기업에게는 현명한 전략이 될 수도 있습니다.
UP 및 UPC 관련 옵션에 대해 상담을 원하시면, 본 글의 저자나 평소 거래하시는 Barker Brettell 담당 변호사에게 문의해 주시기 바랍니다.
UP 및 UPC에 대한 자세한 내용은 기업들이 자사에 가장 적합한 방안을 결정하는 데 도움을 드리기 위해 저희가 마련한 종합 안내자료에서 확인하실 수 있습니다.
“표면적으로 볼 때, 기업들은 향후 몇 달 동안 자사의 지적재산권 포트폴리오와 관련해 중대한 결정을 내려야 할 것으로 보입니다.”
