À partir de quand un lieu peut-il être considéré comme une marque ?

Manchester se retrouve au cœur d'un litige en matière de propriété intellectuelle

Dans le monde de l’enseignement supérieur, l’image de marque et la protection des marques déposées sont essentielles pour préserver l’identité institutionnelle et la position sur le marché. L’Université de Bolton (UoB) a déposé une demande auprès de l’Office for Students (OfS), l’organisme de régulation du secteur, afin d’être désormais connue sous le nom d’Université du Grand Manchester (University of Greater Manchester ), qui utilisera à l’avenir l’acronyme GMU. Cette décision se justifie par le fait que ce nom refléterait plus fidèlement l’étendue géographique du campus. L’UoB a déposé une multitude de demandes d’enregistrement de marques autour des dénominations « UNIVERSITY OF GREATER MANCHESTER », « GMU » ou « UoGM », auxquelles se sont opposées l’Université métropolitaine de Manchester et l’Université de Manchester.

Contexte

Le nom « Université de Manchester » a été adopté en 2004. En tant qu’établissement, il résulte de la fusion entre l’Université Victoria de Manchester et l’Université des sciences et technologies de Manchester (UMIST), toutes deux fondées au XIXe siècle. On peut affirmer sans se tromper que l’histoire de l’université est intimement liée au patrimoine industriel et au développement de la ville de Manchester. En 2023, l’Université de Manchester comptait 42 000 étudiants à temps plein et générait 1,3 milliard de livres sterling de recettes pour la ville. L’Université métropolitaine de Manchester comptait 31 600 étudiants à temps plein et générait 422 millions de livres sterling de recettes. En revanche, l’Université de Birmingham comptait 8 730 étudiants à temps plein et générait 136 millions de livres sterling de recettes.

On comprend donc pourquoi il pourrait être avantageux pour l'UoB de tirer parti du lien bien établi entre les établissements d'enseignement supérieur et le nom de Manchester.

L’Université de Manchester et l’Université métropolitaine de Manchester font valoir qu’elles ont acquis des droits sur le nom « Manchester » pour un large éventail de produits et de services, y compris les services éducatifs. Le cœur de leur argumentation repose sur le fait que l’utilisation du terme « Manchester » par l’Université de Birmingham pourrait prêter à confusion chez les futurs étudiants et porter atteinte au caractère distinctif de leurs marques.

Mais cet argument est-il valable alors que l'UoB utilise le nom de « Manchester » comme indication géographique pour désigner l'emplacement de son campus tentaculaire ?

Analyse

Des débats similaires concernant l'enregistrement des noms géographiques ont déjà eu lieu par le passé, notamment autour des clubs de football. Pour rester dans le cas de Manchester, il serait inapproprié que le Manchester City FC enregistre le nom « MANCHESTER » et s'en assure ainsi les droits exclusifs, empêchant ainsi le Manchester United de l'utiliser, et inversement. Les clubs de football ont plutôt choisi de protéger les marques « MANCHESTER CITY » et « MANCHESTER UNITED », ainsi que les écussons associés à ces clubs.

Une résolution du litige actuel pourrait donc déboucher sur une situation similaire ; toutefois, contrairement à l’exemple du football, aucune des deux parties n’a cherché à déposer la marque « MANCHESTER FOOTBALL », alors que tous les acteurs de l’enseignement supérieur cherchent à obtenir des droits sur la combinaison « MANCHESTER » et « UNIVERSITY ».

Il reste à voir si ces oppositions aboutiront, mais le degré de caractère distinctif et la notoriété associée à la marque « Manchester » sont au cœur du litige. L’université de Manchester devrait mettre en avant sa réputation de longue date et bien établie, tandis que l’université de Birmingham devrait faire valoir que son utilisation du terme « Manchester » est descriptive et ne porte pas atteinte à la marque de l’université de Manchester.

La question de la confusion se pose également : un étudiant pourrait-il vraiment confondre un établissement d'enseignement supérieur avec un autre ? De nombreuses villes comptent plusieurs universités : l'université de Birmingham, la Birmingham City University, l'University College Birmingham; l'université de Sheffield et la Sheffield Hallam University; l'université de Leeds et la Leeds Beckett University. La liste est infinie.

Résumé

Cette affaire met en évidence les difficultés liées aux marques contenant des termes géographiques.

Cela pourrait mettre en évidence les limites liées à l'application de ces enregistrements, car il est indéniable qu'il faut veiller à ce que les noms de lieux restent libres d'utilisation par des tiers. La question qui se pose bien sûr est la suivante : s'agit-il d'une utilisation loyale, ou bien cela risque-t-il de prêter à confusion – ou de tirer indûment profit – d'une réputation établie ?

Pour les établissements d'enseignement supérieur, en particulier ceux qui cherchent à étendre leur rayonnement national et, éventuellement, international, mettre en avant leur proximité avec les grandes villes du Royaume-Uni constitue une stratégie tout à fait compréhensible. Cela aidera immédiatement les futurs étudiants à « situer » l'université.

La question de savoir si la référence géographique doit effectivement faire partie du nom de l'université relève de la discussion et de l'approbation de l'OfS, mais elle doit également être abordée avec votre conseiller en marques, qui vous apportera son éclairage sur les subtilités du droit des marques et les considérations géographiques.

Avant d'adopter ou de modifier leurs stratégies de marque, les institutions devraient procéder à des recherches exhaustives sur les marques afin d'évaluer les conflits potentiels. On ne peut pas partir du principe qu'il est tout à fait acceptable d'utiliser un descripteur géographique, comme l'a montré cette affaire.

Si vous souhaitez approfondir la discussion sur cet article, n'hésitez pas à contacter l'auteur ou votre conseiller habituel en marques chez Barker Brettell.