어떤 경우에 지명이 상표가 되는가?

맨체스터는 현재 지적 재산권 분쟁의 한가운데에 놓여 있다

고등교육 분야에서 브랜딩과 상표권 보호는 기관의 정체성과 시장 지위를 유지하는 데 매우 중요합니다. 볼턴 대학교 (UoB) 는 업계 규제 기관인 학생청 (OfS)에 ‘그레이터 맨체스터 대학교(University of Greater Manchester )’로 명칭을 변경해 줄 것을 신청했으며, 향후 ‘GMU’라는 약칭을 사용할 예정입니다. 이러한 변경의 근거는 캠퍼스의 지리적 분포를 더 정확하게 반영할 수 있기 때문이라고 합니다. UoB는 ‘UNIVERSITY OF GREATER MANCHESTER’와 ‘GMU’ 또는 ‘UoGM’을 중심으로 수많은 상표를 출원했으나, 이에 대해 맨체스터 메트로폴리탄 대학교와 맨체스터 대학교가 이의를 제기했다.

배경

‘맨체스터 대학교’ 라는 명칭은 2004년에 채택되었다. 이 대학은 19세기에 설립된 맨체스터 빅토리아 대학교와 맨체스터 과학기술대학교 (UMIST)가 통합되어 탄생한 기관이다. 이 대학의 역사는 맨체스터라는 도시의 산업 유산 및 성장과 뗄 수 없이 밀접하게 얽혀 있다고 해도 과언이 아니다. 2023년, 맨체스터 대학교는 42,000명의 정규 재학생을 보유했으며, 도시에 13억 파운드의 수입을 창출했다. 맨체스터 메트로폴리탄 대학교는 31,600명의 정규 재학생을 보유했으며, 4억 2,200만 파운드의 수입을 기록했다. 반면, 버밍엄 대학교(UoB)는 8,730명의 정규 재학생을 보유했으며, 1억 3,600만 파운드의 수입을 기록했다.

따라서 버밍엄 대학교( UoB )가 고등교육 기관과 ‘맨체스터’라는 이름 사이에 형성된 유대 관계를 활용하는 것이 유익할 수 있는 이유는 충분히 이해할 수 있다.

맨체스터 대학교와 맨체스터 메트로폴리탄 대학교는 교육 서비스를 포함한 광범위한 상품 및 서비스에 대해 ‘맨체스터’라는 명칭에 대한 권리를 확립했다고 주장한다. 이들의 주장의 핵심은 UoB가 ‘맨체스터’를 사용할 경우 예비 학생들 사이에 혼동을 야기하고, 자사 브랜드의 차별성을 약화시킬 수 있다는 점이다.

하지만 UoB가 광활한 캠퍼스의 위치를 나타내는 지리적 표지로 맨체스터를 언급하고 있는 상황에서, 이것이 타당한 주장일까요?

분석

지명 등록과 관련해서는 이전에도 유사한 논쟁이 제기된 바 있으며, 특히 축구 클럽을 둘러싼 논란이 두드러졌습니다. 맨체스터를 예로 들자면, 맨체스터 시티 FC가 ‘MANCHESTER’를 등록하여 독점권을 확보하고 맨체스터 유나이티드가 이를 사용하는 것을 막는 것은 옳지 않으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 대신 축구 클럽들은 ‘MANCHESTER CITY’ 및 ‘MANCHESTER UNITED’라는 브랜드와 관련 FC 엠블럼을 보호하는 방식을 택해 왔습니다.

따라서 현재의 분쟁이 해결된다면 유사한 상황이 발생할 수 있으나, 축구 사례와 달리 어느 당사자도 ‘MANCHESTER FOOTBALL’을 등록하려 한 적은 없는 반면, 모든 고등교육 기관들은 ‘MANCHESTER’와 ‘UNIVERSITY’의 조합에 대한 권리를 확보하고자 하고 있다.

이 이의제기가 성공할지는 아직 미지수이지만, ‘맨체스터’ 상표의 식별력과 이에 따른 명성이 이번 분쟁의 핵심이다. 맨체스터 대학교는 오랜 기간 쌓아온 확고한 명성을 강조할 것으로 보이며, 반면 버밍엄 대학교는 자사가 ‘맨체스터’를 사용하는 것이 설명적 성격에 불과하며 맨체스터 대학교의브랜드 가치를 훼손하지 않는다고 주장할 것으로 보인다.

혼동 문제도 중요한데, 학생이 정말로 한 고등교육 기관을 다른 기관으로 착각할 수 있을까? 많은 도시에는 서로 다른 대학들이 있다. 버밍엄 대학교, 버밍엄 시티 대학교, 버밍엄 유니버시티 칼리지; 셰필드 대학교 와 셰필드 할람 대학교; 리즈 대학교와 리즈 베켓 대학교 등이 그 예다. 그 예는 끝이 없다.

요약

이 사건은 지리적 용어가 포함된 상표와 관련된 문제점을 여실히 보여준다.

이는 지명들이 다른 사람들이 자유롭게 사용할 수 있도록 보장해야 할 필요성이 부인할 수 없을 만큼 분명하기 때문에, 해당 등록의 집행에 있어 한계가 있음을 보여줄 가능성이 있습니다. 물론 여기서 핵심은 그 사용이 공정한지, 아니면 이미 확립된 명성에 대해 혼동을 야기하거나 부당하게 이득을 취하게 될지 여부입니다.

고등교육 기관, 특히 국내는 물론 잠재적으로 해외로의 영향력을 확대하고자 하는 기관의 경우, 영국의 주요 대도시와의 근접성을 강조하는 것은 타당한 전략이다. 이는 예비 학생들이 해당 대학을 ‘어디에 위치해 있는지’ 즉시 파악하는 데 도움이 될 것이다.

지리적 명칭이 실제로 대학 이름의 일부로 포함되어야 하는지는 OfS의 논의 및 승인 대상이지만, 상표법의 미묘한 차이점과 지리적 고려 사항에 대한 통찰력을 제공해 줄 상표 전문 변호사와도 상의해야 합니다.

기관은 브랜딩 전략을 채택하거나 변경하기 전에, 잠재적인 충돌 여부를 평가하기 위해 포괄적인 상표 조사를 실시해야 합니다. 이 사건에서 드러났듯이, 지리적 명칭을 사용하는 것이 무방하다고 단정해서는 안 됩니다.

이 기사에 대해 더 자세히 논의하고 싶으시면, 저자나 평소 거래하시는 Barker Brettell 상표 전문 변호사에게 문의해 주시기 바랍니다.

“물론 문제는 그 사용이 공정한지, 아니면 이미 확립된 명성에 대해 혼동을 야기하거나 부당하게 이득을 취하게 될지 여부입니다.”

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