Le 1er janvier 2024, l'UKIPO a modifié ses règles concernant l'obligation de disposer d'une adresse de notification au Royaume-Uni, notamment pour les marques et dessins ou modèles comparables (clones). Nous avions déjà évoqué ces changements en septembre 2023 ici.
En résumé, depuis le 1er janvier 2024, il est recommandé que tous les enregistrements de marques et de dessins et modèles britanniques en vigueur disposent d’une adresse de notification au Royaume-Uni afin d’éviter tout problème lié à la réception de la correspondance officielle, susceptible d’entraîner la perte des droits. La fin de l’année 2023 a été marquée par un afflux massif d’entreprises de l’Espace économique européen (EEE) cherchant à désigner des mandataires britanniques comme adresse de notification pour ces droits.
Une publication récente sur LinkedIn, visible ici, de Robert Reading (directeur de la stratégie gouvernementale et de contenu au sein du groupe IP de Clarivate) a souligné qu’à la mi-février 2024, près de 500 000 enregistrements de marques actives étaient encore enregistrés auprès de l’UKIPO sans adresse de notification au Royaume-Uni. Un quart d’entre eux ont une adresse enregistrée en Allemagne, tandis que les mandataires en Espagne et en France représentent un autre quart. À la suite d’un appel récent de nos bureaux à l’UKIPO, il a été précisé que si une adresse de notification au sein de l’EEE est enregistrée pour une marque ou un dessin ou modèle comparable, l’UKIPO continuera d’écrire directement à cette adresse de notification au sein de l’EEE, plutôt que de s’adresser directement au titulaire de la marque, ce qui correspondait à la compréhension initiale de nombreux cabinets britanniques. Lorsqu’il écrit à l’adresse de notification au sein de l’EEE, par exemple pour signaler le dépôt d’une action en nullité, l’UKIPO demandera qu’une adresse de notification au Royaume-Uni soit désignée, afin de permettre le dépôt d’une réponse à l’action en nullité. Néanmoins, il reste conseillé de désigner une adresse de notification au Royaume-Uni, afin qu’en cas de correspondance telle qu’une action en annulation, celle-ci soit reçue par e-mail et en temps utile par un cabinet britannique, plutôt que par courrier postal par un cabinet de l’EEE, ce qui peut entraîner des pertes de courrier et causer des retards inutiles.
Pour toute information complémentaire ou conseil, veuillez contacter votre conseiller en marques habituel chez Barker Brettell.
« Il est recommandé que tous les enregistrements de marques et de dessins et modèles britanniques en vigueur comportent une adresse de notification au Royaume-Uni afin d'éviter tout problème lié à la réception de la correspondance officielle, ce qui pourrait entraîner la perte des droits. »
