Selon un article de la Harvard Business Review, « Conclure des accords, c'est glamour ; la diligence raisonnable, pas vraiment ». Pensez-vous que ce soit un résumé sévère, mais juste ? L'article poursuit en affirmant : « Cette simple affirmation explique en grande partie pourquoi tant d'entreprises ont réalisé tant d'acquisitions qui n'ont généré que très peu de valeur ».
L'auteur n'a peut-être pas tort ; il s'agit en tout cas d'un aperçu concis du processus de diligence raisonnable et des conséquences potentielles auxquelles s'exposent ceux qui ont pris des raccourcis.
La « due diligence » est généralement réalisée dans le cadre du processus d’acquisition d’une entreprise. Il s’agit d’une enquête approfondie portant sur les aspects commerciaux, juridiques et financiers de la société cible, un processus qui consiste à recueillir et à analyser l’ensemble des documents juridiques et des informations relatives à cette dernière. Le rapport de « due diligence » qui en résulte permet tant à l’acheteur qu’au vendeur d’examiner minutieusement les risques juridiques éventuels, tels que les litiges ou les questions de propriété intellectuelle, avant de conclure la transaction.
La diligence raisonnable en matière de propriété intellectuelle (PI) constitue une étape importante et complexe du processus. Elle a pour objectif d’identifier, d’examiner et d’évaluer l’ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi que leur portée.
Il est essentiel de ne pas considérer la diligence raisonnable en matière de propriété intellectuelle comme une simple formalité, car cela peut très mal tourner. Et, malheureusement, les exemples ne manquent pas.
L'un des exemples les plus frappants remonte à 1998, lorsque le constructeur automobile allemand Volkswagen a racheté les actifs de Rolls-Royce Motors et de Bentley Motors Limited pour environ 900 millions de dollars. Ce n'est toutefois qu'une fois la transaction conclue que Volkswagen s'est rendu compte que les actifs de propriété intellectuelle n'incluaient pas le droit d'utiliser la marque ROLLS-ROYCE®. Ce droit appartenait en effet à un tiers distinct, qui n'était pas impliqué dans la vente : BMW.
Volkswagen avait en effet acquis tous les droits nécessaires pour fabriquer une voiture ROLLS-ROYCE® : elle pouvait ressembler à une voiture ROLLS-ROYCE® ; elle pouvait se conduire comme une voiture ROLLS-ROYCE® ; elle pouvait même porter un numéro de modèle réservé exclusivement aux voitures ROLLS-ROYCE® ; elle ne pouvait simplement pas s'appeler ROLLS-ROYCE®.
La société de médias Viacom Inc. a été confrontée à un problème similaire lors du rachat de YouTube par Google. Il est apparu que YouTube portait atteinte aux droits de Viacom, ce dont Google n’avait pas tenu compte lors de l’acquisition. Bien que les parties soient parvenues à un accord à l’amiable et que le préjudice causé ait été limité, l’absence de diligence raisonnable de la part de Google aurait pu exposer les acquéreurs à de graves ennuis.
Par conséquent, même si ce n’est pas la tâche la plus prestigieuse dans le métier d’un conseiller en propriété intellectuelle, c’est l’une des plus cruciales. Une erreur commise au cours du processus de diligence raisonnable peut avoir des conséquences considérables.
Alors, quels sont nos cinq meilleurs conseils ?
1. Vérifiez la situation réelle des marques et ne vous fiez pas uniquement aux listes fournies
Les informations qui vous ont été fournies sont-elles à jour ? La propriété intellectuelle a-t-elle été renouvelée en temps voulu ? La propriété intellectuelle est-elle protégée sur les territoires où elle devrait l'être ? À quelle étape du processus de dépôt la propriété intellectuelle en est-elle ? Le vendeur est-il bien propriétaire de ce qu'il prétend posséder ?
2. Vérifiez que vous êtes en mesure d'assurer la continuité de la chaîne de propriété, notamment en vous assurant que le propriétaire est en mesure de signer les documents nécessaires, tant aujourd'hui qu'à l'avenir, au cas où son intervention serait requise.
En règle générale, des documents supplémentaires sont souvent nécessaires pour finaliser le transfert de propriété intellectuelle. Le vendeur est-il tenu de continuer à aider l'acheteur une fois la transaction conclue, notamment en signant des documents supplémentaires si nécessaire ? Que se passe-t-il si le vendeur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ? Les administrateurs judiciaires sont-ils tenus d'apporter leur aide ?
3. Tenez compte des coûts futurs liés à l'enregistrement de la cession
Le vendeur prévoit-il de vous aider à cet égard ? Les coûts peuvent rapidement grimper, surtout lorsque des documents supplémentaires sont exigés. De plus, de nombreux pays exigent que le transfert soit enregistré afin que l'acheteur puisse bénéficier des droits de propriété intellectuelle. Avez-vous les moyens de faire enregistrer la cession de ces droits ?
4. Évaluer les implications des litiges en cours concernant la propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de la défendre ou de la faire valoir par le vendeur
Lorsque vous devenez propriétaire, allez-vous immédiatement vous retrouver partie défenderesse dans un litige ? Si tel est le cas, il serait judicieux de demander au vendeur de vous indemniser pour les plaintes pour contrefaçon antérieures. Si vous êtes sur le point d'acquérir une propriété intellectuelle faisant l'objet d'une contrefaçon, êtes-vous prêt à prendre les mesures nécessaires (et à en assumer le coût) pour y mettre fin ?
5. Vérifier les implications des accords existants relatifs à la propriété intellectuelle et recenser les inscriptions déjà enregistrées concernant celle-ci, telles que les charges et les licences.
Vérifiez toujours les éventuels accords conclus avec des tiers afin de déterminer les obligations auxquelles vous serez soumis. En ce qui concerne les autres inscriptions, telles que les charges et les licences, que se passe-t-il lorsque vous acquérez la propriété intellectuelle ? Le vendeur a-t-il le droit de céder la propriété intellectuelle si de telles inscriptions ont été effectuées à son encontre ? Serez-vous lié par ces inscriptions ?
Si vous souhaitez en savoir plus sur la due diligence en matière de propriété intellectuelle, veuillez contacter l'auteurou votre avocat habituel chez Barker Brettell. Vous pouvez également trouver davantage d'informations en consultant notre page consacrée aux évaluations de la propriété intellectuelle.
« L'objectif de la due diligence en matière de propriété intellectuelle est d'identifier, d'examiner et d'évaluer l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi que leur portée. »
