『ハーバード・ビジネス・レビュー』の記事によると、「取引の成立は華やかだが、デューデリジェンスはそうではない」とのことだ。これは厳しいが、妥当なまとめだとお考えだろうか。同記事はさらに次のように述べている。「この単純な言葉は、なぜこれほど多くの企業が、これほど多くの買収を行っても、ほとんど価値を生み出せていないのかを説明する上で、大いに役立つ」。
著者の指摘には一理あるかもしれない。これは確かに、デューデリジェンスのプロセスと、手抜きをした人々が直面しうる結果を簡潔にまとめたものである。
デューデリジェンスは通常、企業の買収プロセスの一環として実施されます。これは、買収対象となる企業の事業、法務、財務状況について広範囲にわたり調査を行うものであり、対象企業に関連するすべての法的文書や情報を収集・評価するプロセスです。その結果として作成されるデューデリジェンス報告書により、買い手と売り手の双方は、取引を成立させる前に、訴訟や知的財産の詳細といった法的リスクを精査する機会を得ることができます。
知的財産（IP）デューデリジェンスは、このプロセスにおいて重要かつ複雑な要素です。IPデューデリジェンスの目的は、あらゆる知的財産権とその適用範囲を特定、検討、評価することにあります。
知的財産（IP）のデューデリジェンスを単なる形式的な手続きとして軽視してはならない。なぜなら、それがとんでもない事態を招く可能性があるからだ。そして残念ながら、その実例は数多く存在する。
最も極端な事例の一つは1998年に起こった。ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンが、ロールス・ロイス ・モーターズ および ベントレー・モーターズ・リミテッドの 資産を約9億ドルで 買収したのだ。しかし、取引が完了して初めて、フォルクスワーゲンは、その知的財産資産に「ROLLS-ROYCE®」商標の使用権が含まれていないことに気づいた。この権利は、売却に関与していなかった別の第三者、すなわちBMWに帰属していたのである。
フォルクスワーゲンは、実質的にロールス・ロイス®車の製造に必要なすべての権利を取得していた。その車はロールス・ロイス®車のように見え、ロールス・ロイス®車のように走ることができ、さらにはロールス・ロイス®車にのみ与えられる型番を付けることさえできた。ただ、その車を「ロールス・ロイス®」と呼ぶことだけは許されなかった。
Googleによる YouTubeの買収の際、メディア大手ヴィアコム社も同様の問題に直面した。YouTubeが ヴィアコム社の権利を侵害していたことが明らかになったが、Googleは買収の際にこの点を考慮に入れていなかった。両社は和解に至り、大きな損害は生じなかったものの、Google側による適切なデューデリジェンスの欠如が、買収側に多大なトラブルを招く可能性もあった。
したがって、これは知的財産アドバイザーの仕事の中で最も華やかな業務とは言えないものの、最も重要な業務の一つである。デューデリジェンスの過程でミスが生じると、広範囲にわたる影響を及ぼす可能性がある。
では、私たちの「トップ5のヒント」とは何でしょうか？
1. 商標の実際の状況を確認し、提供された一覧表だけに頼らないでください
提供された情報は最新のものですか？知的財産権は、適切な時期に更新されていますか？知的財産権は、保護されるべき地域において適切に保護されていますか？知的財産権の出願手続きはどの段階にありますか？売り手は、自身が所有していると主張している権利を実際に所有していますか？
2. 所有権の連鎖に不備がないことを確認してください。これには、所有者の協力が必要となる場合に備え、現在および将来にわたって所有者が書類に署名できるかどうかを確認することも含まれます。
知的財産権の譲渡を行う際には、例外なく追加の書類が必要となることがよくあります。取引が完了した後も、必要に応じて追加の書類に署名するなどして、売主は買主を引き続き支援する義務を負うのでしょうか。売主が破産管財手続きに入った場合はどうなるのでしょうか。破産管財人には支援する義務があるのでしょうか。
3. 課題の記録にかかる将来的なコストを考慮する
売り手はこの点について何らかの支援を行う予定はありますか？特に追加の書類が必要となる場合、費用はあっという間に膨れ上がってしまう可能性があります。さらに、多くの国では、買い手が知的財産権の利益を享受できるよう、譲渡の登記が義務付けられています。知的財産権の譲渡登記にかかる費用を負担する余裕はありますか？
4. 当該知的財産権に関わる係争中の事案（売主が防御しているもの、あるいは売主が権利行使を行っているものを問わず）が及ぼす影響を評価する
所有権を取得した時点で、すぐに訴訟の被告となることになるのでしょうか？もしそうであるなら、過去の侵害請求について売り手から補償を求めるのが賢明でしょう。現在侵害されている知的財産権を購入しようとしている場合、その侵害を防ぐために必要な措置（およびその費用）を負担する準備はできていますか？
5. 当該知的財産権に関連する既存の契約が及ぼす影響を確認し、当該知的財産権に関してすでに登録されている担保権やライセンスなどの記録を確認する。
すでに締結されている第三者との契約については、常に確認を行い、どのような義務を負うことになるかを確認してください。担保権やライセンスなどのその他の登記については、知的財産権を取得した場合、どうなるのでしょうか？当該知的財産権に対してそのような登記がなされている場合、売主は当該知的財産権を売却する権利を有しているのでしょうか？また、貴社はそれらの登記によって拘束されることになるのでしょうか？
知的財産（IP）のデューデリジェンスについてさらに詳しくお知りになりたい場合は、本記事の著者、または普段ご担当いただいているバーカー・ブレテル法律事務所の弁護士までお問い合わせください。また、当事務所の「知的財産評価」ページをご覧いただくことで、さらに詳しい情報をご確認いただけます。
「知的財産デューデリジェンスの目的は、あらゆる知的財産権とその適用範囲を特定し、検討し、評価することにある」
