하버드 비즈니스 리뷰(Harvard Business Review)의 한 기사에 따르면, “거래 성사는 화려하지만 실사(due diligence)는 그렇지 않다”고 한다. 이 말이 가혹하지만 공정한 평가라고 생각하십니까? 기사는 이어서 이렇게 설명한다 . “이 간단한 문장만으로도 왜 그토록 많은 기업들이 가치를 거의 창출하지 못한 인수합병을 수없이 많이 진행해 왔는지를 충분히 설명해 준다.”
저자의 말에도 일리가 있을 수 있다. 이 글은 실사 절차와 절차를 소홀히 한 사람들이 직면할 수 있는 잠재적 결과에 대해 확실히 간결하게 요약하고 있다.
실사(Due Diligence)는 일반적으로 기업 인수 과정의 일환으로 수행됩니다. 이는 인수 대상 기업의 사업, 법률 및 재무 현황에 대한 광범위한 조사로, 대상 기업과 관련된 모든 법률 문서 및 정보를 수집하고 평가하는 절차입니다. 이를 통해 작성된 실사 보고서는 매수자와 매도자 모두에게 거래 종결 전에 소송이나 지적 재산권 관련 사항 등 법적 위험 요소를 면밀히 검토할 기회를 제공합니다.
지식재산권(IP) 실사는 이 과정에서 중요하면서도 복잡한 부분입니다. 지식재산권 실사의 목적은 모든 지식재산권과 그 적용 범위를 파악, 검토 및 평가하는 데 있습니다.
지식재산권 실사를 단순한 형식적인 절차로 치부해서는 안 됩니다. 이는 심각한 문제를 초래할 수 있기 때문입니다. 그리고 안타깝게도 이와 같은 사례는 수없이 많습니다.
가장 극단적인 사례 중 하나는 1998년에 발생했는데, 당시 독일 자동차 제조사 폭스바겐이 롤스로이스 모터스와 벤틀리 모터스 리미티드의 자산을 약 9억 달러에 인수했다. 그러나 거래가 완료된 후에야 폭스바겐은 해당 지적재산권 자산에 ROLLS-ROYCE® 상표 사용권이 포함되어 있지 않다는 사실을 깨달았다. 이 사용권은 매각에 관여하지 않은 또 다른 제3자인 BMW에 속해 있었다.
폭스바겐은 사실상 롤스로이스® 자동차를 생산하는 데 필요한 모든 권리를 확보한 셈이었다. 외관은 롤스로이스® 자동차처럼 보일 수 있었고, 주행 성능도 롤스로이스® 자동차와 같을 수 있었으며, 심지어 롤스로이스® 자동차에만 부여되는 모델 번호를 사용할 수도 있었다. 다만 ‘롤스로이스®’라는 이름을 사용할 수만은 없었다.
구글이 유튜브를 인수하는 과정에서 대중매체 기업인 비아콤(Viacom Inc.)도 비슷한 문제를 겪었습니다. 유튜브가 비아콤의 권리를 침해하고 있었음이 드러났는데, 이는 구글이 인수 과정에서 이를 고려하지 않았던 사실이었습니다. 양측이 상호 합의에 이르렀고 큰 피해는 발생하지 않았지만, 구글 측의 철저한 실사 부족으로 인해 인수 측은 막대한 문제에 휘말릴 뻔했습니다.
따라서 이는 지적재산권 자문가의 업무 중 가장 화려한 업무는 아니지만, 가장 중요한 업무 중 하나입니다. 실사 과정에서 실수가 발생하면 그 파장이 매우 클 수 있습니다.
그렇다면 우리가 추천하는 5가지 팁은 무엇일까요?
1. 상표의 실제 현황을 확인하고, 제공된 목록에만 의존하지 마십시오.
제공받은 정보가 최신 정보인가요? 지적재산권(IP)은 정해진 기한에 갱신되었나요? 지적재산권(IP)은 해당 지역에서 적절히 보호받고 있나요? 지적재산권(IP)의 출원 절차는 현재 어느 단계에 있나요? 판매자가 주장하는 소유권을 실제로 보유하고 있나요?
2. 소유권 이력(체인 오브 타이틀)을 완벽하게 정리할 수 있는지 확인하십시오. 여기에는 소유주의 협력이 필요할 경우를 대비하여, 현재 및 향후 소유주가 서류에 서명할 수 있는 능력도 확인하는 것이 포함됩니다.
대개 지적재산권 양도를 완료하기 위해서는 추가 서류가 필요한 경우가 많습니다. 거래가 완료된 후에도 매도인은 필요한 경우 추가 서류에 서명하는 등 매수인을 계속 지원해야 할 의무가 있습니까? 매도인이 파산 관리 절차에 들어가면 어떻게 됩니까? 파산 관리인에게도 지원 의무가 있습니까?
3. 과제 기록과 관련된 향후 비용을 고려하십시오.
판매자가 이 부분에 대해 지원해 줄 예정인가요? 특히 추가 서류가 필요한 경우 비용이 급격히 증가할 수 있습니다. 또한, 많은 국가에서는 구매자가 지적재산권의 혜택을 누릴 수 있도록 양도 사실을 등기하도록 요구하고 있습니다. 지적재산권 양도 등기 비용을 감당하실 수 있나요?
4. 매도인이 방어하고 있든, 매도인이 권리를 행사하고 있든, 해당 지적재산권과 관련된 진행 중인 사안들이 미치는 영향을 평가한다.
소유권을 취득하는 즉시 법적 분쟁의 피고가 될 가능성이 있습니까? 만약 그렇다면, 과거의 침해 청구에 대해 매도인에게 배상 책임을 요구해 두는 것이 현명할 것입니다. 침해받고 있는 지적재산권을 매입하려 한다면, 이러한 침해를 방지하기 위해 필요한 조치(및 비용)를 감수할 준비가 되어 있습니까?
5. 해당 지적재산권과 관련된 기존 계약의 함의를 확인하고, 담보권 설정, 라이선스 등 해당 지적재산권에 대해 이미 등기된 사항이 무엇인지 확인한다.
이미 체결된 제3자 계약이 있는지 항상 확인하여, 귀하가 어떤 의무를 부담하게 될지 파악해야 합니다. 담보권 설정이나 라이선스 등 기타 등기 사항의 경우, 지적재산권을 취득하면 어떻게 되나요? 해당 지적재산권에 대해 그러한 등기 사항이 등록되어 있는 경우, 매도인은 지적재산권을 매각할 권리가 있나요? 귀하는 해당 등기 사항에 구속되나요?
지식재산권 실사에 대해 더 자세히 알고 싶으시면, 본 글의 저자나평소 상담하시는 Barker Brettell 담당 변호사에게 문의해 주시기 바랍니다. 또한 당사의 ‘지식재산권 평가’ 페이지를 방문하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.
“지식재산권 실사의 목적은 모든 지식재산권과 그 적용 범위를 파악하고, 검토하며, 평가하는 데 있다.”
