Le droit de la propriété intellectuelle (PI) n’est pas un sujet qui retient facilement l’attention du public britannique. Cependant, la situation a radicalement changé lorsque ce thème – considéré par beaucoup comme un véritable « trésor national » des temps modernes et un élément incontournable des festivités organisées aux quatre coins du pays – s’est retrouvé au cœur d’une polémique en matière de propriété intellectuelle, déclenchant ainsi un débat national.
Dans cet article, nous nous penchons sur la récente action en contrefaçon intentée par Marks & Spencer Group plc ( M&S) à l'encontre d'Aldi Stores Limited (Aldi) concernant son gâteau « COLIN THE CATERPILLAR » face au lancement par Aldi du produit « CUTHBERT THE CATERPILLAR », ainsi que sur le droit de la propriété intellectuelle applicable qui a conduit à cette issue.
Comme les lecteurs le savent sans doute, Aldi est connu pour proposer des produits qui ressemblent à ceux d'une marque donnée ou qui y font référence.
La question est la suivante : comment des entreprises comme Aldi parviennent-elles à s'en tirer à si bon compte ?
La loi n'est pas claire
La législation relative aux produits « sosies » n’est pas claire quant à ce qui est considéré comme acceptable. Il n’existe aucune disposition spécifique dans les lois sur la propriété intellectuelle qui protège une entreprise lorsqu’un concurrent lance un produit « sosie » ; une entreprise doit donc s’appuyer sur les différentes lois en matière de propriété intellectuelle et déterminer laquelle, ou quelle combinaison de lois, lui permettra d’empêcher un concurrent de lancer un produit « sosie ». C’est en 1997 qu’un fabricant a, pour la première fois, poursuivi un détaillant devant la Haute Cour pour un produit similaire. United Biscuits (UK) Ltd a obtenu gain de cause contre Asda Stores Ltd pour contrefaçon de marque, en raison de la similitude entre ses biscuits PENGUIN et les biscuits PUFFIN d’Asda. Depuis lors, très peu d’affaires ont été portées devant les tribunaux.
Dans l'affaire Islestarr Holdings c. Aldi Stores Ltd de 2019, Charlotte Tilbury a réussi à prouver que le produit de maquillage d'Aldi avait porté atteinte à ses droits d'auteur sur le motif utilisé sur l'emballage de deux de ses produits antérieurs, même si Aldi avait pris soin d'utiliser un nom de marque différent.
Invoquer une confusion après la vente
L'un des arguments avancés en faveur d'Aldi est que les consommateurs sont conscients, lorsqu'ils entrent dans un magasin Aldi, qu'ils achètent des produits qui ne font que ressembler à ceux d'une autre entreprise. Toutefois, cet argument ne tient pas compte du risque de confusion après la vente. Le juge suppléant David Stone a rendu une décision portant précisément sur ce sujet dans l'affaire Freddy SpA c. Hugz Clothing Limited, qui offre aux plaignants un élément de réflexion.
La logique qui sous-tend la confusion après-vente est la suivante : un consommateur, qui n’est pas dans le doute au moment de l’achat, achète le produit contrefait dans l’intention de faire croire aux autres que ce produit est associé à l’original, voire qu’il s’agit bel et bien de celui-ci. En ce sens, le client continue de « vendre » le produit tel quel, semant ainsi la confusion chez d’autres consommateurs potentiels et des tiers. Si un deuxième consommateur croit que le produit est « l’original » et qu’il en tire une expérience négative, cela peut à son tour nuire à l’image et à la réputation du produit original.
Nous pouvons donc appliquer cet argument au cas opposant M&S à Aldi. Si un client achète un gâteau « CUTHERBERT THE CATERPILLAR » pour une fête, mais que les invités pensent qu’il s’agit d’un gâteau « M&S COLIN THE CATERPILLAR », le mangent et n’apprécient pas leur expérience, cela peut nuire à la marque et à l’image de M&S et entraîner une perte de ventes futures. Cependant, il faut avant tout disposer de droits de propriété intellectuelle sur le produit et/ou l'emballage pour empêcher l'apparition d'un produit ressemblant.
Alors, que peuvent faire les entreprises ?
La nature de la contrefaçon entre produits de supermarché porte principalement sur l’emballage des produits et sur l’existence d’un risque de confusion entre le produit contrefait et le produit « original » en raison de leur ressemblance. Une solution consisterait donc à déposer la forme du produit en tant que marque. On pourrait naturellement se demander : pourquoi M&S n’a-t-il pas déposé la forme du gâteau « COLIN THE CATERPILLAR » afin de bénéficier de droits plus étendus, étant donné qu’elle est si distinctive et qu’elle revêt une telle importance pour l’entreprise ? Cependant, il est notoirement difficile de déposer une marque de forme. Parmi les exemples de marques de forme acceptées, on peut citer la bouteille de COCA-COLA et la pile DURACELL.
Bien que la procédure d'examen des marques de forme ne diffère pas de celle applicable aux autres types de marques, telles que les marques verbales et les logos, l'UKIPO a reconnu que les marques de forme sont perçues différemment par le consommateur moyen. En effet, le consommateur n'est pas habitué à ce que la forme du produit serve de signe d'origine commerciale indiquant la provenance du produit ; pour faire office de marque, la forme ne doit pas être perçue par le consommateur moyen comme étant simplement la forme du produit lui-même.
La jurisprudence a montré que, pour que la plupart des marques de forme puissent être considérées comme susceptibles d'être enregistrées, il est nécessaire de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif.
Quelles mesures M&S a-t-elle prises pour renforcer sa propriété intellectuelle ?
Bien qu'il ne semble pas que M&S ait déposé de marques de forme pour ses produits, l'entreprise a déposé et obtenu la protection de marques figuratives pour ses produits sur leurs emballages.
Les dates de dépôt des demandes et des enregistrements laissent penser que celles-ci ont été déposées en raison du litige avec Aldi et dans le but d’étendre la protection dont bénéficie M&S pour ses produits et ses emballages.
Malheureusement, comme c'est souvent le cas, M&S et Aldi ont réglé leur différend à l'amiable, hors du cadre judiciaire, et nous ne disposons donc pas de l'avis de la Haute Cour sur cette affaire. D'après l'expérience passée, il semblerait qu'Aldi n'hésite pas à s'inspirer fortement des produits d'un tiers, pour ensuite régler le litige dans le cadre d'une approche interentreprises.
Comme on pouvait s'y attendre, de nombreux avocats spécialisés en propriété intellectuelle sont quelque peu déçus que le litige concernant le gâteau « CATERPILLAR » n'ait pas été porté devant la Haute Cour, car ils espéraient que certains aspects inédits relatifs à la contrefaçon post-vente et aux marques de forme auraient pu y être abordés. Malheureusement, cela signifie que le droit reste flou quant aux règles applicables aux produits ressemblants.
Néanmoins, les exemples évoqués dans cet article devraient montrer que les entreprises doivent examiner leur portefeuille de propriété intellectuelle en parallèle avec leurs principales gammes de produits afin de déterminer si la protection est suffisamment solide pour empêcher un concurrent de lancer un produit similaire sur le marché.
Si vous souhaitez approfondir la discussion sur cet article, n'hésitez pas à contacter votre avocat habituel chez Barker Brettell.
« La nature de la contrefaçon entre produits de supermarché porte principalement sur l'emballage des produits et sur l'existence d'un risque de confusion entre le produit contrefait et le produit « original » en raison de leur ressemblance. »
