지적재산권(IP) 법은 영국 대중의 관심을 쉽게 끌지 못하는 분야다. 하지만 많은 이들이 현대의 ‘국보’이자 전국 각지에서 열리는 축제 행사의 필수적인 부분으로 여기는 이 주제가 지적재산권 논란에 휘말리며 전국적인 논쟁을 불러일으키자, 상황은 크게 달라졌다.
이 기사에서는 마크스 앤 스펜서 그룹(Marks & Spencer Group plc, M&S)이 자사의 ‘콜린 더 캐터필러(COLIN THE CATERPILLAR)’ 케이크를 근거로, 알디 스토어스 리미티드 ( Aldi Stores Limited, 알디)가 출시한 ‘커스버트 더 캐터필러(CUTHBERT THE CATERPILLAR)’ 제품에 대해 제기한 최근의 부정경쟁 청구 사건과, 해당 판결을 이끌어낸 관련 지적재산권 법규를 살펴봅니다.
독자 여러분도 잘 아시다시피, 알디는 특정 브랜드를 닮았거나 그 브랜드를 연상시키는 제품을 출시하는 것으로 악명이 높습니다.
문제는, 알디와 같은 기업들이 어떻게 그런 짓을 하고도 무사히 넘어갈 수 있느냐는 것입니다.
법 조항이 불명확하다
유사 제품에 관한 법률은 무엇이 허용되는지에 대해 명확하지 않습니다. 경쟁사가 유사 제품을 출시할 때 기업을 보호해 주는 지적재산권법상의 구체적인 조항은 없으며, 대신 기업은 개별 지적재산권법을 검토하여 어떤 법, 혹은 어떤 법들의 조합이 경쟁사의 유사 제품 출시를 막는 데 도움이 될지 파악해야 합니다. 제조업체가 유사 제품을 이유로 소매업체를 고등법원에 제소한 첫 사례는 1997년에 발생했습니다. United Biscuits (UK) Ltd는 자사의 ‘PENGUIN’ 비스킷과 Asda의 ‘PUFFIN’ 비스킷이 유사하다는 점을 들어 Asda Stores Ltd를 상대로 부정경쟁방지법 위반 소송을 제기하여 승소했습니다. 그 이후로 법원에까지 이르게 된 사례는 극히 드뭅니다.
2019년 ‘Islestarr Holdings 대 Aldi Stores Ltd’ 사건에서, 샬럿 틸버리는 알디가 신중하게 다른 브랜드명을 사용했음에도 불구하고, 알디의 화장품 제품이 샬럿 틸버리의 기존 제품 두 가지 포장지에 사용된 문양에 대한 저작권을 침해했음을 성공적으로 입증했다.
판매 후 발생한 혼란에 대한 논쟁
알디를 옹호하는 주장 중 하나는, 소비자들이 알디 매장에 들어설 때 자신이 구매하는 제품이 다른 회사의 제품과 단지 닮았을 뿐이라는 사실을 분명히 알고 있다는 것이다. 그러나 이는 판매 후 발생할 수 있는 혼동 문제를 고려하지 않은 것이다. 데이비드 스톤 부판사는 ‘프레디 SpA 대 허그즈 클로딩 리미티드’ 사건에서 바로 이 주제를 다룬 판결을 내렸으며, 이는 원고 측이 고려해 볼 만한 점을 제시하고 있다.
구매 후 혼란이 발생하는 이유는, 구매 당시에는 혼란을 느끼지 않았던 소비자가 모조품을 구매하면서, 다른 사람들이 그 모조품이 정품과 관련이 있거나 사실상 정품 그 자체라고 믿기를 바라는 데 있습니다. 이러한 의미에서 고객은 해당 제품을 있는 그대로 계속 ‘판매’함으로써, 다른 잠재적 소비자와 제3자들을 혼란스럽게 만듭니다. 만약 두 번째 소비자가 해당 제품을 ‘정품’으로 믿고 부정적인 경험을 하게 된다면, 이는 결과적으로 정품의 이미지와 평판에 악영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 이 논리를 M&S와 알디(Aldi)의 사례에 적용해 볼 수 있습니다. 만약 고객이 파티를 위해 ‘커더버트 더 캐터필러(CUTHERBERT THE CATERPILLAR)’ 케이크를 구매했는데, 파티에 참석한 손님들이 이를 M&S의 ‘콜린 더 캐터필러(COLIN THE CATERPILLAR)’ 케이크로 오인하여 먹은 후 만족스럽지 못한 경험을 했다면, 이는 M&S의 브랜드와 이미지에 부정적인 영향을 미치고 향후 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 하지만 애초에 모방 제품을 방지하기 위해서는 제품 및/또는 포장 디자인에 대한 지적재산권(IP)을 보유하고 있어야 합니다.
그렇다면 기업들은 무엇을 할 수 있을까요?
슈퍼마켓 제품 간의 부정경쟁 행위의 성격은 주로 제품의 포장 및 모방 제품과 ‘원본’ 제품이 외관상 유사하여 혼동될 위험이 있는지 여부에 따라 결정됩니다. 따라서 한 가지 방안은 제품의 형태를 상표로 등록하는 것입니다. 당연히 다음과 같은 의문이 들 수 있습니다. ‘COLIN THE CATERPILLAR’ 케이크의 형태가 그토록 독특하고 M&S에게 매우 중요한데, 왜 더 광범위한 권리를 누리기 위해 그 형태를 상표로 등록하지 않았을까? 그러나 형태 상표를 등록하는 것은 매우 어려운 것으로 알려져 있습니다. 등록된 형태 상표의 예로는 코카콜라 병과 듀라셀 배터리가 있습니다.
형태 상표에 대한 심사 절차는 문자 상표나 로고와 같은 다른 유형의 상표와 다르지 않지만, 영국 지적재산청(UKIPO)은 형태 상표가 일반 소비자에게는 다르게 인식된다는 점을 인정하고 있습니다. 이는 소비자가 제품의 형태가 제품의 출처를 나타내는 상업적 출처 표시로 기능하는 것에 익숙하지 않기 때문입니다. 형태가 상표로서 기능을 하려면, 일반 소비자가 해당 형태를 단순히 실제 제품 자체의 형태로만 인식해서는 안 됩니다.
판례에 따르면, 대부분의 형상 상표가 등록 가능하다고 인정받기 위해서는 해당 상표가 구별력을 획득했다는 증거가 필요함이 입증되어 왔다.
M&S는 자사의 지적재산권을 강화하기 위해 어떤 조치를 취했나요?
M&S가 자사 제품에 대해 형상 상표를 출원한 것으로 보이지는 않지만, 제품 포장에 사용된 도형 상표에 대해서는 출원을 통해 보호를 확보한 것으로 보입니다.
신청 및 등록의 출원일을 보면, 이는 알디(Aldi)와의 분쟁으로 인해, 그리고 M&S의 제품 및 포장 디자인에 대한 보호 범위를 확대하기 위해 제출된 것으로 보입니다.
안타깝게도 흔히 그렇듯이, M&S와 알디는 법원의 관할 범위 밖에서 분쟁을 해결했기 때문에, 우리는 이 사안에 대한 고등법원의 판단을 확인할 수 없게 되었습니다. 과거 사례를 보면, 알디는 제3자의 제품과 지나치게 유사한 제품을 출시하는 것을 주저하지 않는 듯하며, 이후 기업 간(B2B) 방식으로 문제를 해결해 온 것으로 보입니다.
예상대로, ‘CATERPILLAR’ 케이크 분쟁이 고등법원으로 넘어가지 않은 것은 많은 지적재산권 변호사들에게 다소 아쉬운 일입니다. 판매 후 부정경쟁 및 형상 상표와 관련된 몇 가지 새로운 쟁점들이 논의될 수 있을 것이라는 기대가 있었기 때문입니다. 안타깝게도, 이는 유사 제품에 적용되는 규칙에 관한 법적 기준이 여전히 불분명하다는 것을 의미합니다.
그럼에도 불구하고, 이 기사에서 다룬 사례들은 기업들이 주요 제품 라인과 연계하여 자사의 지적재산권 포트폴리오를 검토함으로써, 경쟁사가 유사한 경쟁 제품을 출시하는 것을 막을 수 있을 만큼 보호 체계가 충분히 견고한지 평가해야 함을 보여줄 것입니다.
이 기사에 대해 더 자세히 논의하고 싶으시다면, 평소 상담하시는 Barker Brettell 담당 변호사에게 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.
“슈퍼마켓 상품 간의 상표권 침해 문제는 주로 상품의 포장 디자인과, 모방 상품과 ‘원본’ 상품이 닮아 있어 혼동될 위험이 있는지 여부에 초점이 맞춰진다.”
