知的財産(IP)法は、通常、英国の一般市民の関心を容易に引くようなものではない。しかし、多くの人々から現代の「国宝」と見なされ、全国各地で行われる祝賀行事の不可欠な要素となっているこのテーマが、知的財産をめぐる騒動に巻き込まれ、全国的な議論を巻き起こしたことで、状況は大きく一変した。
本記事では、マークス&スペンサー・グループ( M&S)が、同社の「COLIN THE CATERPILLAR」ケーキに対し、アルディ・ストアーズ・リミテッド(アルディ)が発売した「CUTHBERT THE CATERPILLAR」製品を理由に提起した最近の不正競争防止請求、およびこの判決に至った背景にある知的財産法について考察する。
読者の皆様もご存じの通り、アルディは、あるブランドに似せた商品や、そのブランドへのオマージュを込めた商品を販売することで悪名高い。

そこで疑問となるのは、アルディのような企業は、どうしてそんなことをしても許されるのか、ということだ。
法律の規定が不明確である
類似製品に関する法律では、何が許容範囲とみなされるかについて明確な規定がありません。競合他社が類似製品を発売した場合に企業を保護する知的財産法上の具体的な規定は存在せず、企業は個々の知的財産法を参考にし、どの法律、あるいはどの法律の組み合わせが、競合他社による類似製品の発売を防ぐのに役立つかを検討しなければなりません。 類似製品をめぐって製造業者が小売業者を高等裁判所に提訴したのは、1997年が初めてであった。ユナイテッド・ビスケット(UK)社は、自社の「PENGUIN」ビスケットとアスダ社の「PUFFIN」ビスケットの類似性を理由に、アスダ・ストアーズ社を不正競争防止法違反で提訴し、勝訴した。それ以来、裁判に持ち込まれた事例はごくわずかである。
2019年の「Islestarr Holdings 対 Aldi Stores Ltd」事件において、シャーロット・ティルベリー社は、アルディ社が別のブランド名を慎重に採用していたにもかかわらず、同社の化粧品が、シャーロット・ティルベリー社の先行する2つの製品のパッケージに使用されていた柄に関する著作権を侵害していたことを立証することに成功した。
販売後の混乱をめぐる議論
アルディを擁護する主張の一つとして、消費者はアルディの店舗に入店する際、他社の製品に似ているだけの商品を購入していることを明確に認識しているという点が挙げられる。しかし、この主張は販売後の混同という問題を考慮に入れていない。デビッド・ストーン副裁判官は、「FreddySpA 対 Hugz Clothing Limited」事件において、まさにこの点について言及した判決を下しており、これは申立人にとって検討すべき点を提供している。
購入後の混乱が生じる背景には、購入時点では混乱していなかった消費者が、その類似品がオリジナルと関連している、あるいは実際にオリジナルそのものであると他者に信じてもらいたいという意図で、その類似品を購入するという事情がある。 この意味で、顧客はその商品をそのまま「販売」し続け、他の潜在的な消費者や第三者を混乱させることになる。もし、その商品を購入した別の消費者が、その商品を「オリジナル」だと信じていたにもかかわらず、不快な体験をした場合、それがひいてはオリジナル商品のイメージや評判に影響を及ぼす可能性がある。
したがって、この議論をM&S対アルディの事例にも当てはめることができます。もし顧客がパーティーのために「CUTHERBERT THE CATERPILLAR」のケーキを購入したものの、パーティーの参加者がそれをM&Sの「COLIN THE CATERPILLAR」のケーキだと勘違いして食べてしまい、その体験を楽しめなかった場合、これはM&Sのブランドやイメージに悪影響を及ぼし、将来の売上減少につながる可能性があります。 とはいえ、類似品の出現を防ぐためには、そもそも製品やパッケージに知的財産権(IP)が確立されている必要があります。
では、企業には何ができるのでしょうか?
スーパーマーケットの商品間における不正競争の性質は、主に商品の包装に焦点を当てており、模倣品と「オリジナル」商品が類似しているために混同されるリスクがあるかどうかが争点となります。 したがって、一つの選択肢として、商品の形状を商標として登録することが考えられます。当然ながら、「COLIN THE CATERPILLAR」ケーキの形状は極めて特徴的であり、同社にとって非常に重要なものであるにもかかわらず、なぜM&Sはより広範な権利を享受するためにその形状を登録しなかったのか、と疑問に思う人もいるでしょう。しかし、形状商標の登録は極めて困難であることが周知の事実です。登録が認められた形状商標の例としては、コカ・コーラのボトルやデュラセルの電池などが挙げられます。
形状商標の審査手続きは、文字商標やロゴなどの他の種類の商標と何ら変わりはありませんが、英国知的財産庁(UKIPO)は、形状商標が一般消費者によって異なる認識をされることを認めています。これは、消費者が、製品の形状が製品の出所を示す商業的出所の証として機能することに慣れていないためです。形状が商標として機能するためには、その形状が一般消費者から単なる製品そのものの形状としてのみ認識されてはなりません。
判例によれば、ほとんどの形状商標が登録可能と認められるためには、当該商標が識別力を獲得したことを示す証拠が必要であることが示されている。
M&Sは知的財産権を強化するために、どのような措置を講じていますか?
M&Sは自社製品について形状商標の出願を行っていないようだが、製品のパッケージにおける図形商標については出願を行い、保護を確保している。
出願日および登録日を見る限り、これらはアルディとの紛争を背景に、M&Sが自社製品およびパッケージに対する保護範囲を拡大するために出願されたものとみられる。
残念ながら、よくあることですが、M&Sとアルディは裁判所の管轄外で紛争を解決したため、この件に関する高等裁判所の見解は得られませんでした。これまでの経緯を見る限り、アルディは第三者の製品に類似した商品を発売することを躊躇せず、その後、企業間(B2B)の枠組みで問題を解決する傾向にあるようです。
予想通り、キャタピラーのケーキをめぐる紛争が高等法院まで持ち込まれなかったことは、多くの知的財産弁護士にとってやや残念なことだ。というのも、販売後のパッシングオフや形状商標に関する新たな論点が議論されることを期待されていたからである。残念ながら、これにより、類似製品に適用されるルールについては、依然として法的な不透明さが残ることになった。
とはいえ、本記事で取り上げた事例が示すように、企業は自社の知的財産ポートフォリオと主要な製品ラインを併せて検討し、競合他社が類似の競合製品を市場に投入することを防ぐのに十分な保護体制が整っているかどうかを評価すべきである。
この記事についてさらに詳しくお話しになりたい場合は、お気軽に、普段ご担当いただいているバーカー・ブレテル法律事務所の弁護士までご連絡ください。
「スーパーマーケットの商品間における不正競争行為の性質は、主に商品の包装に焦点を当てており、模倣品と『オリジナル』商品が外観が似ているために混同されるおそれがあるかどうかという点に集約される」