Comme beaucoup le savent déjà, M&S et Aldi ont récemment conclu une trêve dans le litige qui avait fait le buzz autour des gâteaux « Colin the Caterpillar » de M&S et « Cuthbert » d’Aldi. Ce qui a intéressé les avocats spécialisés en propriété intellectuelle (PI), c’est la stratégie de M&S consistant à invoquer le droit d’auteur pour s’en prendre à Cuthbert : « Colin the Caterpillar » est-il une œuvre d’artisanat artistique ? Malheureusement, nous ne le saurons peut-être jamais, car le litige a été réglé à l’amiable. Mais Aldi, loin de tirer les leçons de cette mésaventure, s’est lancé dans la recréation d’un autre produit ressemblant à celui de M&S : du gin dans une boule à neige.
Créer un design de produit emblématique
Les designs de produits emblématiques ne sont pas le fruit du hasard. Il faut consacrer énormément de temps à la planche à dessin pour concevoir des produits originaux, innovants et de grande qualité. Personne ne le comprend mieux que M&S, qui se bat contre les supermarchés discount pour conquérir des parts de marché.
Il n'est pas non plus exagéré de dire qu'Aldi est réputé pour lancer des produits s'inspirant de marques existantes et de leurs produits. Si les titulaires de marques ont souvent eu recours aux marques déposées dans leur lutte contre ce distributeur à bas prix, d'autres options s'offrent à eux.
C'est peut-être en gardant à l'esprit la débâcle de Colin que M&S, lorsqu'elle a lancé en 2019 une nouvelle gamme de liqueurs au gin présentées dans des boules à neige, s'est tournée vers les dessins et modèles enregistrés pour en assurer la protection.
D'un design séduisant, la bouteille présente une large base, et on aperçoit un arrière-plan représentant des arbres à travers le verre transparent. Lorsque l'on secoue la bouteille de liqueur de gin, des paillettes dorées scintillantes virevoltent, créant un effet de boule à neige sur fond d'arbres.
La version 2020 revisitée intègre désormais une lumière placée dans le creux de la bouteille afin de créer un effet lumineux.
En novembre 2021, Aldi a proposé à ses clients sa propre gamme de liqueurs de gin « Infusionist » aux saveurs de clémentine et de mûre.
Celui-ci présentait un décor similaire, inspirant la forêt, et des paillettes dorées qui flottaient lorsqu'on le secouait.
Faire respecter les droits pour protéger l'innovation
M&S, manifestement mécontente, a engagé une procédure contre Aldi pour contrefaçon d'un dessin ou modèle enregistré devant le Tribunal des entreprises de propriété intellectuelle (IPEC).
En résumé, pour déterminer s'il y a eu contrefaçon d'un dessin ou modèle enregistré, l'IPEC recourt généralement à un critère à plusieurs volets. L'un des éléments les plus importants à prendre en compte dans cette affaire était le degré de liberté dont disposait le créateur pour concevoir les bouteilles de gin.
Les deux témoins – l’un de chez M&S et l’autre d’Aldi – ont convenu qu’il existait deux contraintes de conception : l’ouverture de la bouteille devait être suffisamment large pour permettre de verser la liqueur de gin, et les parois de la bouteille devaient être relativement droites afin de pouvoir y intégrer les éléments graphiques.
Cependant, le témoin d’Aldi a fait valoir qu’il existait en réalité deux autres contraintes de conception que le tribunal devait prendre en compte : afin de se conformer à la réglementation relative aux aliments et aux boissons, l’utilisation de paillettes d’or était la seule option permettant de créer l’effet « boule à neige », et l’utilisation de plus de deux couleurs dans la conception de la bouteille de liqueur de gin aurait été très coûteuse. Face à ces contraintes, Aldi a fait valoir qu’un créateur n’aurait inévitablement d’autre choix que d’opter pour le design de M&S.
Succès pour M&S
La Cour n'a pas suivi cet argument, estimant qu'un créateur disposait d'une grande liberté de conception pour élaborer les designs des bouteilles de liqueur de gin. En termes simples, cela signifie que la Cour a considéré que, théoriquement, d'autres designs auraient pu être élaborés à la place.
L'IPEC a conclu que les dessins et modèles enregistrés par M&S présentaient des différences suffisantes par rapport à ce qui avait été proposé auparavant, et qu'il existait un certain nombre de similitudes entre ces dessins et modèles et le produit Aldi, qui produisaient un effet « saisissant » sur l'utilisateur averti : les formes identiques des bouteilles respectives ; les formes identiques des bouchons en liège respectifs ; une scène hivernale similaire avec des silhouettes d'arbres ; l'effet « boule à neige » et l'effet lumineux.
Bien que la Cour ait relevé plusieurs différences dans les dessins et modèles d’Aldi — par exemple, les bouchons en liège comportant une étiquette en forme de bracelet de montre, la marque « Infusionist », la scène hivernale plus lumineuse et plus chargée, ainsi que l’absence de cerf —, celles-ci ont été jugées mineures et insuffisantes pour empêcher que ces dessins et modèles ne donnent, à l’utilisateur averti, la même impression d’ensemble que les dessins et modèles enregistrés de M&S. L’action en contrefaçon de dessin ou modèle a donc été accueillie.
En quoi M&S a-t-il agi différemment cette fois-ci ?
Il est clair que M&S a tiré les leçons de l'affaire « Colin la chenille ».
Ce cas illustre parfaitement une stratégie de protection des produits menée à bien.
M&S a déposé ces dessins et modèles enregistrés sous forme de photographies en couleur, ce qui a permis de mettre en valeur les éléments clés que sont la couleur et les paillettes dorées. Si les dessins au trait offrent souvent la meilleure protection, il s'agit ici d'un excellent exemple où la couleur a apporté un aspect saisissant.
Les dessins et modèles enregistrés sont considérés par beaucoup comme une solution économique et simple, et constituent un excellent moyen de lutter contre la contrefaçon. Leur durée de validité peut aller jusqu'à 25 ans, à condition de s'acquitter des taxes de renouvellement tous les cinq ans.
Si le droit d’auteur et les droits sur les dessins et modèles non enregistrés constituent une option peu coûteuse, ils doivent toutefois être considérés comme une solution de dernier recours. Ils présentent en outre un inconvénient majeur : les droits sur les dessins et modèles non enregistrés et le droit d’auteur ne protègent que contre la copie d’un dessin ou modèle par un tiers. Ils ne protègent pas contre la création indépendante du même dessin ou modèle par un tiers. Dans le cas des dessins et modèles enregistrés, cette question ne soulève aucune incertitude, car il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu copie pour intenter avec succès une action en contrefaçon.
Barker Brettell dispose d'une équipe spécialisée composée d'experts en droits des dessins et modèles, qui peut vous accompagner et vous conseiller. Pour poursuivre la discussion, veuillez contacter l'auteur ou Neil Kilpatrick, avocat spécialisé en brevets et en droits des dessins et modèles.
« Il est clair que M&S a tiré les leçons de l’affaire “Colin la chenille” »
