영국 대법원은 오틀리(Oatly)가 제기한 ‘POST MILK GENERATION’ 상표에 관한 항소를 기각하며, 해당 상표가 식물성 식품 및 음료 제품을 포함하는 범위 내에서 무효임을 확정했다. 이번 이의 제기는 유제품 업계 협회인 데어리 UK(Dairy UK)가 제기한 것으로, 이들은 비동물성 제품에 ‘milk’라는 단어를 사용하는 것이 ‘milk’와 같은 유제품 명칭을 동물성 유래 제품에만 독점적으로 사용할 수 있도록 규정하고 있는 EU 규정 1308/2013을 위반한다고 주장했습니다.
오틀리(Oatly)는 자사의 상표가 문자 그대로의 제품 설명이 아니라, 유제품 소비에서 벗어나는 문화적 변화를 가리키는 은유적인 슬로건이라고 주장했습니다. 그러나 대법원은 규제상의 금지 조항이 상표를 포함한 마케팅 및 브랜딩 전반에 광범위하게 적용된다고 판시했습니다. 대법원은 상표의 사용이 법정 제품 명칭 규정을 위반하는 경우, 1994년 상표법 제3조 제4항에 따라 금지되며, 유효하게 등록되거나 집행될 수 없음을 확인했습니다. 소비자가 문맥상 그 의미를 이해하거나 해당 용어가 슬로건 내에 등장했다는 사실만으로는 이러한 금지 규정을 회피할 수 없었다.
Oatly의 상표 등록 신청이 결국 기각되었지만, 대법원이 주목할 만한 부수적 의견을 제시했다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 특히 대법원은 ‘우유’라는 단어의 사용을 명시적으로 제한하는 다른 표지—예를 들어 ‘우유 무함유(milk-free)’와 같은 문구를 포함하는 경우—는, 해당 용어가 제품의 본질을 지칭하기보다는 제품의 특성을 설명하기 위해 명확하게 사용된 경우 ‘우유’라는 용어의 사용을 허용하는 규제상의 예외에 해당할 수 있음을 시사했다.
브랜드 소유자에게 주는 주요 시사점
이번 결정은 규제 준수 사항과 상표 보호 간의 연관성을 크게 강화합니다. 브랜드 소유자는 법적으로 해당 명칭을 사용할 자격이 없는 상품에 대해서는, 간접적이거나 슬로건 형태를 띠는 경우라 하더라도 보호받는 상품 명칭을 사용할 수 없습니다. 이로 인해 식물성 제품에 ‘우유’와 같은 규제 용어를 포함하는 상표에 대해 등록 거절, 이의 제기 또는 무효 소송이 제기될 위험이 커집니다.
또한 이번 판결은 새로운 브랜드를 개발할 때, 특히 식음료와 같이 규제가 엄격한 분야에서는 기존의 상표 검색과 더불어 규제 당국의 승인을 받는 것이 중요함을 강조하고 있다. 상표권적 관점에서 구별력이 있는 상표라 하더라도, 그 사용이 표시 관련 법규를 위반할 경우 무효가 될 수 있다.
더 넓게 보면, 이번 판결은 상표법을 이용해 특정 분야의 명칭 제한을 회피할 수 없음을 확인해 주었다. 식물성 식품, 대체 단백질 및 기타 대체 제품 분야에서 사업을 영위하는 기업들은 보호 대상인 제품 명칭을 피하고, 대신 독창적이거나 새로 만든 용어에 중점을 둔 브랜딩 전략을 채택해야 한다.
전반적으로, 이번 결정은 규제 대상 식품 부문에서 브랜드 명칭 선정의 유연성을 제한하며, 신제품 명칭을 선정할 때 조기에 법적·규제적 자문을 조율하여 구하는 것이 필요함을 강조하고 있다.
상표 분쟁 해결에 관한 추가 정보나 조언이 필요하시면, 본 글의 저자인 앨리스 베넷(Alice Bennett) 또는 캐서린 와이즈먼(Catherine Wiseman)에게 문의하시거나, 평소 거래하고 계신 Barker Brettell의 상표 전문 변리사에게 연락해 주시기 바랍니다.
“이번 결정은 규제 준수와 상표권 보호 간의 연관성을 크게 강화한다”
