2025년 9월 25일, 유럽특허청(EPO)의 확대상소위원회(‘EBoA’)는 최근 EBoA 결정 목록 중 세 번째인 G 2/24 사건에 대한 결정을 내렸다(참조: G 1/24 및 G 1/23). 이 결정은 상소 단계에서 제3자로 개입한 당사자의 절차상 지위에 대해 다루고 있다. 이 결정은 법리에 실질적인 변화를 가져오지 않으므로, 실무상의 변화로 이어지지는 않을 것으로 보인다.
배경
G 2/24 사건은 맥동식 피부 세정 기기를 보호하는 유럽 특허 EP2941163B1(이하 ‘본 특허’)과 관련된 T 1286/23 사건의 회부로부터 비롯되었습니다. 현재 Foreo Limited (이하 ‘Foreo’)가 소유하고 있는 본 특허에 대해, Beurer GmbH (이하‘Beurer’)가 유럽 특허청(EPO)에서 이의를 제기했습니다.
2년 후, Geske GmbH & Co KG (이하‘Geske’) 는 해당 특허와 관련하여 Foreo로부터 침해 소송을 제기하겠다는 내용의 위협 서한을 받았다. 그 시점에서는 Geske가 이의신청서를 통해 해당 특허의 유효성을 적법하게 다투기에는 이미 너무 늦은 상태였기 때문에, Geske는 대신 유럽특허협약(EPC) 제105조 제1항에 따라 Foreo와 Beurer 간에 진행 중이던 이의신청 절차에 제3자 개입을 시도했다.
그러나 이의신청부는 게스케가두 차례 시도한 개입 신청을 기각했는데, 이는 침해 소송이 제기되지 않은 단순한 위협만으로는 충분한 사유가 되지 않기 때문이다. 게스케와 포레오 간의 민사 소송이 공식적으로 제기되었을 무렵, 부분적으로는 독일 사법 제도의 미비점 탓도 있었지만, 유럽특허청(EPO)에서 진행 중이던 포레오와 베우러 간의 이의신청 절차는 이미 종결된 상태였다. 즉, 해당 특허는 수정된 형태로 유지된 것이었다.
Beurer는 해당 특허를 완전히 무효화하기 위해 EPO의 결정에 항소했으며, Geske는 마침내 제3자 참가인 자격으로 소송 절차에 참여할 기회를 얻게 되었다. 이후 Beurer가 항소를 취하함에 따라, 심판부는 Geske를 ‘제3자 참가인/항소인’으로 하여 항소 절차가 진행될 수 있는지 여부를 결정해야 했다.
이에 따라 다음 질문이 EBoA에 회부되었습니다:
모든 항소가 취하된 후, 항소 절차 중에 개입한 제3자를 대상으로 심리를 계속할 수 있는가? 특히, 해당 제3자는 유럽특허협약(EPC) 제107조 제1항에서 정의하는 ‘항소권자’에 상응하는 지위를 취득할 수 있는가?
결정
이 상황은 결정 G 3/04의 사례와 매우 유사하며, 해당 결정에서 유럽특허심판원(EBoA)은 유일한 항소가 취하된 후에는 항소 절차 중에 제3자로 개입한 당사자를 상대로 절차를 계속 진행할 수 없다고 명백히 밝힌 바 있다.
그럼에도 불구하고, 이 회부 요청이 제기된 이유는, 아마도 게스케의입장에 공감했기 때문인지, 항소심 위원회가 게스케가 ‘지연된 절차를 따라잡아’ 항소를 계속할 수 있도록 허용하려는 경향을 보였으며, 이로 인해 G 3/04 및 G 1/94 판례에서 벗어났기 때문이다. 위원회는 게스케가 EPC 제107조에 따른 1심 절차의 당사자는 아니었으나, 107조에 따른 1심 절차의 당사자는 아니었으나, 그들이 관여하고 있던 국내 침해 소송을 고려할 때 그 개입은 정당한 사적 이익에 기인한 것이라고 보았다. 심판부는 EPC 제107조(절차의 당사자만이 항소할 수 있다는 규정)의 요건이 EPC 제105조 제2항(개입을 유효한 이의신청으로 취급해야 한다는 규정)의 조항보다 우선해야 한다는 주장이 ‘설득력이 부족하다’고 판단했다.
이러한 중간적 논리는 EBoA를 설득하지 못했습니다. 이 결정은 우선, 관련 법적 조항(EPC 제105조, 제107조)이 G 3/04가 발표된 이후 실질적으로 변경되지 않았으므로, 해당 결정에서 벗어날 이유가 없다고 지적하며 시작합니다. 따라서 제기된 질문에 대한 답변은 부정적이어야 합니다. 이어 EBoA는 G 3/04의 논리를 재검토하고 기본 원칙에 입각하여 이를 재확인하는 데 상당한 분량을 할애했다.
EBoA는 EPC에 따른 절차에서 사법 기관으로서의 EPO 항소위원회의 기능에 초점을 맞췄다. 이 단계에서 절차를 개시하고 종결할 권리는 전적으로 당사자들에게 있다. 심판부는 직권으로 절차를 계속 진행하기로 결정할 수 있으나, 이는 원칙적으로 1심 행정 부서에서만 적절한 조치이며,“심판부 앞의 사법적 항소 단계에서는 [제3자에게 9개월의 이의제기 기간이 제공됨으로써] 공익이 주된 방식으로 충분히 보장되므로 당사자 처분 원칙이 우선한다.” (결정문, 60–61).
참가인은 항소를 제기하지 않은 당사자보다 더 유리한 지위나 다른 지위를 누릴 수 없다. 이 규칙의 유일한 예외는, 참가인이 유럽특허협약(EPC) 제100조에 따라 자신만의 이의 사유를 제기할 수 있다는 점인데, 이는 참가 신청 이전에는 논리적으로 그러한 기회를 가질 수 없었기 때문이다(결정, 63).
또한, 관련 관할권과의 절차적 조화를 도모하기 위한 칭찬할 만한 노력의 일환으로, 유사한 상황에서 이전 항소심위원회(T 1108/02, T 439/17) 및 다양한 법원 및 법체계(영국 법원 및 UPC 포함)가 취한 입장도 검토되었다.
마지막으로, EBoA가 입장을 확고히 고수하며 이례적으로 구두 심리를 거치지 않고 해당 사안에 대한 결정을 내렸음에도 불구하고, EBoA가 접수한 대부분의제3자 의견서(EPO 총재 본인의 의견서 포함)가 적어도 부분적으로는 정반대의 결론을 주장했다는 점은 흥미롭습니다. ‘친구’들조차도 무엇이 적법한 당사자인지에 대해서는 때때로 의견이 갈릴 수 있는 것 같습니다!
결정 요약 및 조언
- 항소심에 제기된 제3자 참가 신청은 단순히 항소 절차의 부수적 절차에 불과하다. 모든 항소가 취하될 경우, 제3자 참가인만을 상대로 절차를 계속 진행할 수 없다.
- 여러 관할권에 걸친 침해 소송에서 피고로 소환될 경우 막대한 비용과 시간이 소요될 가능성이 높으므로, 의뢰인은 유럽특허청(EPO)에 적시에 이의신청을 제기함으로써 경쟁사의 국내 또는 UPC 침해 소송을 선제적으로 차단하는 방안을 고려해야 합니다.
- 기존 이의신청 절차에 개입할 수 있다는 점에 의존하는 것은 위험할 수 있는데, 절차의 단계에 따라 개입자가 완전한 이의신청인 지위를 누리지 못할 수도 있기 때문이다.
EPO에서의 이의신청 또는 항소에 관한 조언이 필요하시면, 저자 중 한 명인 제니퍼 앳킨슨(Jennifer Atkinson), 조나단 마이어스(Jonathan Myers ) 또는 베르테르 베키아토(Werther Vecchiato)에게 문의해 주시기 바랍니다.
“이전 결정 G 3/04와 마찬가지로, EBoA는 유일한 항소가 취하된 후에는 항소 절차 중에 제3자로 개입한 당사자를 상대로 절차를 계속 진행할 수 없다는 점을 명백히 밝히고 있다.”
