지적재산권 전문 로펌인 바커 브레텔(Barker Brettell)의 공인 상표 변리사이자 파트너인 루시 워커는, 특히 디자이너들이 자신의 이름을 브랜드로 자주 사용하는 패션 업계에서 자신의 이름으로 사업을 운영하는 것이 매력적인 아이디어라는 점에 동의한다.
인명
디자이너의 개인 이름은 정체성을 나타내는 궁극적인 상징입니다. 디자이너가 업계에서 명성을 쌓아갈 때, 대개는 자신의 본명을 통해 이를 이루어 나갑니다. 그들의 이름은 곧 그들의 브랜드가 되는 것입니다.
여러분의 이름이 가치가 있거나 가치가 있을 가능성이 있다면, 단순히 여러분의 이름이라는 이유만으로 상표권 보호를 받는 것은 아닙니다. 따라서 이를 상표로 등록하여 보호하는 방안도 고려해야 합니다. 하지만 이를 진행하기 전에, 브랜드를 본인의 이름으로 할지 여부를 신중하게 검토해야 합니다. 이는 나중에 문제가 될 수 있기 때문입니다.
브랜드에 대한 지적재산권
브랜드가 본인의 개인 이름일지라도, 해당 브랜드에 대한 지적재산권은 대개 회사의 일상적인 운영을 담당하는 기업이 소유하고 있는 경우가 많습니다. 따라서 해당 기업과 결별하게 되면, 본인의 개인 이름으로 사업을 영위할 수 없게 되는 상황에 처할 수 있으며, 사실상 자신의 정체성을 박탈당하는 꼴이 될 수 있습니다.
2016년, 영국의 패션 디자이너 카렌 밀렌은 자신의 이름을 브랜드명으로 사용할 때 발생할 수 있는 문제점을 여실히 보여주었다. 2004년, 밀렌은 자신의 사업과 이에 수반되는 지적재산권을 아이슬란드 기업 바우구르 (Baugur)에 9,500만 파운드에 매각했다.
과거를 수익화하기 전에 미래를 먼저 고려하십시오
밀렌이 패션 업계로 복귀를 모색했을 때, ‘KAREN’이라는 이름을 사용할 계획이었으며, ‘KAREN MILLEN’이라는 이름으로 홈웨어 시장에 다양한 제품 라인을 출시하고자 했습니다. 밀렌은 자신의 이름을 이러한 방식으로 사용하는 것을 금지하는 계약 조항에 이의를 제기했으나, 고등법원은 해당 계약이 여전히 유효하다고 판결했습니다. 바우구르(Baugur)는 여전히 ‘카렌 밀렌(Karen Millen)’에 대한 권리를 보유하고 있었으며, ‘KAREN’ 및 ‘KAREN MILLEN’이라는 이름을 다른 상업 시장에서 사용하더라도, 그것이 그녀의 본명이라는 사실과 무관하게 계약 위반에 해당하며 두 브랜드 간에 혼동을 야기할 것이라고 판단했다. 밀렌은 더 이상 자신의 이름으로 사업을 영위할 권리를 갖지 못하게 되었다.
다이애나 비의 웨딩드레스를 디자인한 엘리자베스 에마누엘의 사례 역시 교훈이 되는 사례입니다. 1990년, 에마누엘은 자신의 이름을 내걸고 디자이너로 활동하기 시작했습니다. 1996년에는 ‘햄릿 인터내셔널 Plc’라는 회사와 함께 ‘엘리자베스 에마누엘 Plc ’라는 회사를 설립하고, 모든 지적재산권을 이 회사에 양도했습니다. 이후 에마누엘이 해당 사업체와 결별하게 되자, 그녀는 자신과 무관한 회사가 ‘ELIZABETH EMANUEL’ 상표를 소유할 경우 대중이 오인할 수 있다는 이유로 해당 상표 등록의 유효성에 이의를 제기하려 했다. 그러나 법원은 ‘ELIZABETH EMANUEL’이라는 이름이 단순히 디자이너의 이름과 일치한다는 이유만으로 대중을 오인시키지는 않을 것이라고 판결했다. 법원은 소비자들이 상표를 에마누엘과 연관 지어 영향을 받을 수는 있더라도, 해당 상표는 여전히 이를 소유한 사업체와 연결되어 있다고 밝혔다. 에마누엘은 제3자가 자신의 이름을 상표로 사용할 권리를 소유하고 있음을 인정해야 했으며, 이에 따라 그녀는 자신의 이름을 사용할 수 없게 되었다.
이건 개인적인 문제예요
자신의 이름을 사용하여 사업 브랜드를 구축하는 것이 깔끔하고 간단한 해결책처럼 느껴질 수 있지만, 실제로는 그렇지 않다는 점이 분명합니다. 앞서 논의한 두 사례 모두, 패션 디자이너가 사업을 매각한 후 자신의 이름을 사용할 수 없게 된 결과로 이어졌습니다. 사업을 매각할 때 지적재산권을 보유할 여지가 있었을지 모르지만, 실제로 그렇게 될 가능성은 희박합니다.
사업을 매입하거나 투자할 때, 해당 사업과 본질적으로 연관된 지적재산권(IP)에 대한 권리를 확보하는 것이 종종 핵심이며, 매각 성사 여부는 이 권리에 달려 있을 가능성이 매우 높습니다. 따라서 어떤 매수자나 투자자든 해당 지적재산권이 자신에게 양도되기를 원할 것입니다. 따라서 본인의 이름을 브랜드로 사용하기 전에, 대신 본인의 이름이 아닌 독창적인 상표를 채택할 경우의 법적·상업적 장단점을 신중히 따져보아야 합니다. 이렇게 하면 향후 사업에서 손을 떼게 되더라도 본인의 ‘개인 브랜드’를 유지할 수 있습니다.
Barker Brettell에는 고객님께 도움과 조언을 드릴 수 있는공인 상표 변리사전문 팀이 있습니다. 이에 대해 더 자세한 상담을 원하시면본 글의 작성자나 평소 거래하시는 Barker Brettell 담당 변리사에게 문의해 주시기 바랍니다.
“자신의 이름을 사용해 사업 브랜드를 구축하는 것이 깔끔하고 간단한 해결책처럼 느껴질 수는 있겠지만, 실제로는 그렇지 않다는 것이 분명합니다.”
